Het Gemeenschapsmerk Kalashnikov
Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 januari 2010, HA ZA 09-528, Cybergun S.A. tegen KLM N.V & Wargaim LLC
Merkenrecht. Ant-Piraterij Verordening. Cybergun, rechthebbende op het Gemeenschapsmerk KALASHNIKOV en procesgevolmachtigde voor de merken UZI en GALIL, maakt bezwaar tegen transport via Schiphol van “dozen met geweren en aanverwante goederen bedoeld voor "airsoft", een oorlogssimulatiespel dat onder meer voor trainingsdoeleinden van leger en politie wordt gebruikt”.
Vormt de vervaardigingsfictie zoals toegepast in de Nederlandse rechtspraak wel een juiste uitleg van de APV? Aanhouding i.v.m. nog onbeantwoorde prejudiciële vragen. Afwijzing provisionele eis: Naar voorlopig oordeel is er – los van de prejudiciële verwijzingsvragen – gerede kans dat de bodemrechter hier naar huidig recht zou oordelen dat sprake is van merkinbreuk, zodat niet tot vrijgavegelasting behoort te worden overgegaan.
4.1. De procedures in conventie en in reconventie zullen worden aangehouden hangende de beantwoording door het Hof van Justitie EU van de prejudiciële vragen die zijn gesteld door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen [ zie IEF 8480) en het Court of Appeal in Londen over de uitleg van de (oude en huidige) APV, zoals verzocht door Cybergun bij pleidooi. Daartoe wordt als volgt overwogen.
4.2. (…) Naar voorlopige inschatting zou Cybergun zich jegens Wargaim bij toepassing van de vervaardigingsfictie volgens de huidige stand van de rechtspraak in Nederland met succes kunnen beroepen op merkinbreuk. De redenen daarvoor zullen eventueel na voortzetting bij nader vonnis uiteen worden gezet, indien uit de Luxemburgse uitspra( a)k(en) zou volgen dat in een geval als het onderhavige (niet-communautaire goederen uit Taiwan bestemd voor Rusland in louter transit in EU-land Nederland) kan worden toegekomen aan toepassing van deze vervaardigingsfictie.
4.3. Materieel is in beide buitenlandse prejudiciële verwijzingszaken de vraag aan de orde gesteld (voor wat de Engelse uitspraak betreft: ook met betrekking tot de thans geldende APV) of de vervaardigingsfictie zoals toegepast in de Nederlandse rechtspraak wel een juiste uitleg vormt van de APV. In de Engelse zaak is bovendien evenals in de onderhavige zaak sprake van niet-communautaire goederen afkomstig uit een rechtenvrij land van buiten de EER, transit in de EU, met vervolgens als bestemming eveneens een rechtenvrij land buiten de EER, terwijl zowel in de Engelse als in de onderhavige zaak in confesso is dat geen aanwijzingen bestaan dat de Montex/Diesel-exceptie zich kan voordoen. Aangezien het materieel precies deze vraag is die partijen in dit geschil uiteindelijk verdeeld houdt en de zaak in conventie hangt op de vraag of de vervaardigingsfictie kan worden toegepast, dient naar het oordeel van de rechtbank de beantwoording van deze prejudiciële vragen te worden afgewacht. De reconventionele beoordeling hangt samen met de beoordeling van de in conventie aan de orde zijnde rechtsvraag en dient om redenen van proceseconomie eveneens te wachten op beantwoording van de prejudiciële vragen.
4.4. Dat brengt met zich dat de provisionele eis zal worden afgewezen. Het ligt in de rede om de status quo te handhaven en aan te sluiten bij de huidige Nederlandse interpretatie van de antipiraterijverordening en onder toepassing van de vervaardigingsfictie niet provisioneel tot vrijgave te gelasten. Anders gezegd: Naar voorlopig oordeel is er – los van de prejudiciële verwijzingsvragen – gerede kans dat de bodemrechter hier naar huidig recht zou oordelen dat sprake is van merkinbreuk, zodat niet tot vrijgavegelasting behoort te worden overgegaan.
4.5. Om vergelijkbare redenen kan ook hetgeen voorwaardelijk in reconventie wordt gevorderd thans niet worden toegewezen – ook niet nu de provisionele eis wordt afgewezen; aan beoordeling daarvan wordt ook eventueel eerst toegekomen nadat de ten processe bedoelde prejudiciële vragen zijn beantwoord.
4.6. De zaak zal worden verwezen naar de parkeerrol hangende de uitkomst van beide prejudiciële verwijzingen, die mogelijk in Luxemburg gevoegd behandeld zullen worden, zoals het Londense hof heeft gevraagd. De meest gerede partij kan na uitsluitsel uit Luxemburg de zaak weer opbrengen en voortprocederen middels het nemen van een akte onder productie van bedoelde uitspra(a)k(en) van het Hof van Justitie EU, waarna de wederpartij een antwoordakte zal kunnen nemen.
Lees het vonnis hier.
