Artikel Bram Bogaerts over het arrest Tradeinn Retail Services tegen PH

Artikel geschreven door Bram Bogaerts. De houder van een nationaal merk kan een derde verbieden om in het buitenland inbreukmakende producten in voorraad te houden met het doel deze aan te bieden of in de handel te brengen in de lidstaat waar het nationale merk wordt beschermd. Dit oordeelde het Europese Hof van Justitie op 1 augustus 2025, in zaak C-76/24. Een Duitse partij is houder van de (inmiddels vervallen) bovenstaande beeldmerken met nr. 30426551 en nr. 30426550, voor onder andere duikaccessoires.

Een in Spanje gevestigde handelaar in sportartikelen biedt via haar website en Amazon duikaccessoires aan met daarop de hierboven genoemde merken in Duitsland.

In beroep oordeelde het Oberlandesgericht Nürnberg, dat naast het verkoop en reclameverbod, dat het in voorraad hebben van inbreukmakende producten in het buitenland ook verboden was. Het Budesgerichtshof stelt vragen van uitleg.

Het in Duitsland geïmplementeerde art. 10 lid 3 sub b van de merkenrichtlijn verbiedt het in voorraad hebben van inbreukmakende artikelen. De verwijzende rechter vraagt zich af of het territorialiteitsbeginsel de bescherming van een Duits merk beperkt tot het Duitse grondgebied. Kan de Duitse rechter een verbod opleggen om in het buitenland waren in voorraad te hebben? Het Europese hof oordeelt op 1 augustus 2025 dat dit kan. 

De merkenrichtlijn moet zo worden uitgelegd dat de merkhouder een derde kan verbieden om in een andere lidstaat inbreukmakende goederen in voorraad te hebben als het doel is die goederen aan te bieden of in de handel te brengen in de lidstaat waar het nationale merk beschermd is. Daarvoor verwijst het Hof onder andere naar de L’oreal uitspraak uit 2011 waar in is geoordeeld dat voor de effectiviteit van de bescherming van merkrechten relevant is dat een Europese merkhouder zich kan verzetten tegen online verkoop van waren met inbreukmakend tekens gericht op consumenten in de EU, ook als de verkoper buiten de EU is gevestigd of als de inbreukmakende waar zich buiten de EU bevindt. Volgens het Europese hof geldt eenzelfde richtlijnconforme uitleg ook voor nationale merken.

Verder is daadwerkelijke toegang van de inbreukmaker tot de waar niet relevant voor het ‘’daartoe in voorraad hebben’’ in de zin van art. 10 lid 3 sub b van de merkenrechtenrichtlijn. De Europese rechter oordeelt dat het ook de situaties omvat waarin een derde beslissende invloed uitoefent op een ander die fysiek over de goederen beschikt, ook als het in een (buitenlandse) opslag ligt.