Banksy’s EU “flower thrower” merk nietig wegens “depot te kwader trouw”

"For the past few months I’ve been making stuff for the sole purpose of fulfilling trademark categories under EU law,” (Banksy)
Het EU-merk van Banksy voor een van zijn beroemdste kunstwerken, “flower thrower”, is op 14 september 2020 ongeldig verklaard door het door de Nietigheidsafdeling (Cancellation Division) van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). De “flower thrower” is door Banksy voor het eerst door middel van graffiti aangebracht op een garage in Jeruzalem in 2005. Het bedrijf van Banksy, Pest Control Office Limited, heeft in 2014 het merk ingeschreven in het register van de EUIPO.

Inroepen van de nietigheid “Flower thrower” merk

In 2019 startte ansichtkaarten producent Full Colour een nietigheidsactie bij het EUIPO. Volgens Full Colour was het EU “flower thrower” merk nietig omdat Pest Control limited het merk “te kwader trouw” zou hebben geregistreerd (art. 59 (1) b EUTMR. Ook zou het merk elk onderscheidend vermogen ontberen (art. 7 (1) (b) EUTMR. Tenslotte zou het merk uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (art. 7 (1) (c) EUTMR, aldus Full Colour.

De stellingen van Full Colour

Volgens Full Colour is het merk te kwader trouw aangevraagd. Full Colour geeft als reden dat de “flower thrower” een graffiti werk betreft dat in de publieke ruimte is aangebracht, vrij kan worden gefotografeerd en zo door het publiek is verspreid. Banksy moedigde de verspreiding van het werk aan. Hi-res afbeeldingen van het werk waren via de website van Banksy te downloaden. Banksy stimuleerde het publiek het werk te gebruiken zoals het publiek dat wilde. Banksy schreef in zijn boek Wall and Piece (op de cover van dit boek staat de “flower thrower” afgebeeld) “copyright is for losers” en dat het publiek moreel en juridisch vrij moet zijn om werken die aan het publiek worden opgedrongen te reproduceren, veranderen of anderszins te gebruiken.

Volgens Full Colour wist Banksy ook ten tijde van het aanvragen van het EU-merk “flower thrower” dat het werk “flower thrower” op grote schaal werd gebruikt door een groot aantal partijen voor allerlei goederen zonder dat er een commerciële band bestaat tussen Banksy en deze partijen. Volgens Full Colour gebruikt Banksy het merk niet als merk, en wordt het niet gebruikt voor door Banksy op de markt gebrachte goederen of diensten. De enige reden waarom Banksy het EU-merk aangevraagd zou hebben, aldus Full Colour, is om het werk dat het merk vormt (“flower thrower”) via het merkenrecht tot in oneindigheid te monopoliseren. Het merkenrecht kan immers tot in oneindigheid verlengd worden, terwijl het auteursrecht slechts tot 70 jaar na de dood van de maker geldt.

De stellingen van Pest Control Office Limited

Pest Control Office Limited (de merkhouder) stelt dat Full Colour niet heeft aangetoond dat er van kwade trouw aan de kant van Pest Control Office Limited sprake zou zijn. Volgens Pest Control Office Limited zou hetgeen Banksy heeft gezegd of heeft gedaan de wet niet veranderen en hem of Pest Control Office Limited niet verbieden om rechten te claimen en bescherming te zoeken die de wet nu eenmaal biedt. Zou dit anders zijn dan zou dat onder meer in strijd zijn met de beginselen van vrijheid van meningsuiting en gelijkheid voor de wet op grond van respectievelijk de artikelen 11 (vrijheid van meningsuiting en informatie) en 20 (Eenieder is gelijk voor de wet) van het Handvest van de grondrechten van de EU. Pest Control Office Limited haalt overweging 83 uit het arrest van het Hof van Justitie EU (HcJ-EU) (C-488/16 P) Neuschwanstein aan om te betogen dat zelfs bij het inschrijven van een merk met als doel een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager van het merk toch een legitiem doel nastreeft. Het HvJ-EU overwoog:

“83. In dat arrest, waarnaar het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest verwijst, heeft het Hof immers met betrekking tot de bedoeling van de aanvrager op het tijdstip van indiening van een Uniemerkaanvraag in wezen geoordeeld dat zelfs in het geval waarin hij een teken aanvraagt met als enige bedoeling, een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager met de inschrijving van dit teken een legitiem doel nastreeft. Het Hof heeft gepreciseerd dat dit onder meer het geval kan zijn wanneer de aanvrager op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te doen inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten (arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 47‑49). Derhalve vloeit uit dat arrest niet voort dat de beoordeling van de kwade trouw noodzakelijkerwijs moet berusten op de middelen die zijn aangewend om een dergelijk doel te bereiken.”

Ook haalt Pest Control Limited overwegingen 74 t/m 78 van het SKY-arrest aan van 29 januari 2020 (HvJ EU, C371/18 SKY) om te betogen dat de kwade trouw van de aanvrager niet kan worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten. Hieronder de overwegingen 74 t/m 78 uit het SKY-arrest:
 

74.    Het Hof heeft reeds geoordeeld dat, naast het feit dat het begrip „kwade trouw” overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. In dit verband beogen de regels inzake het Uniemerk in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

75.    Zo is de absolute nietigheidsgrond van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 2, onder d), van de Eerste richtlijn van toepassing wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de in het voorgaande punt van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte wezenlijke functie van herkomstaanduiding (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punt 46).

76.    Het is juist dat de aanvrager van een merk op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag of van het onderzoek ervan, niet verplicht is aan te duiden en zelfs niet precies hoeft te weten hoe hij dat aangevraagde merk zal gebruiken, en dat hij beschikt over een termijn van vijf jaar om een begin te maken met een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk [zie in die zin arrest van 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C‑541/18, EU:C:2019:725, punt 22].

77.    Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 109 van zijn conclusie, kan de inschrijving van een merk zonder dat de aanvrager enig voornemen heeft het te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten evenwel kwade trouw opleveren omdat de merkaanvraag dan niet gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen van verordening nr. 40/94 en de Eerste richtlijn. Er kan echter slechts van een dergelijke kwade trouw worden gesproken wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk.

78.    De kwade trouw van de aanvrager kan dus niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten.

Openen GrossDomesticProduct winkel door Banksy

Banksy had sinds de ingestelde nietigheidsactie niet stil gezeten. Banksy opende in oktober 2019 een winkel in Croydon, Zuid-Londen met de naam “GrossDomesticProduct”. De winkel had als doel kunstwerken van Banksy te verkopen. De winkel was niet toegankelijk voor het publiek. De kunstwerken waren zichtbaar door het raam van de winkel en konden vervolgens online (https://shop.grossdomesticproduct.com/ ) worden aangeschaft. Banksy hanteerde daarbij een controleprocedure waarbij potentiële kopers moesten verklaren de gekochte werken niet door te verkopen en ze geen kunsthandelaren waren. In The Guardian van 1 oktober 2019 gaf Banksy aan wat de reden voor het openen van de winkel was:

“possibly the least poetic reason to ever make some art” – a trademark dispute.

“A greetings card company is contesting the trademark I hold to my art,”

“And attempting to take custody of my name so they can sell their fake Banksy merchandise legally.”

“Sometimes you go to work and it’s hard to know what to paint, but for the past few months I’ve been making stuff for the sole purpose of fulfilling trademark categories under EU law,” the artist said, admitting the subject matter is “not a very sexy muse”.

Banksy wilde het verwijt dat hem werd gemaakt dat hij het EU-merk "flower thrower" niet zou gebruiken voor zijn door voor elke klasse waarvoor hij het “flower thrower” merk heeft geregistreerd producten te maken en te verkopen. Zo heeft Banksy onder andere kinderspeelgoed gemaakt waarbij houten migranten poppetjes in een vrachtwagen worden geladen. Een ander product is een steekvest met daarop de Engelse vlag (dit vest werd door Stormzy gedragen op Glastonbury 2019). Het idee is dat de producten met gebruikmaking van het “flower thrower” merk worden verkocht. Banksy wilde zo voorkomen dat EUIPO oordeelt dat hij, althans zijn bedrijf Pest Control Office Limited, het merk niet als merk heeft gebruikt.

Beslissing

De Cancellation Division legt uit dat het begrip “aanvrager” (van een merk) in artikel 59 (1) b EUTMR zo moet worden begrepen als zijnde de persoon die een merk in eigen naam (voor zichzelf) aanvraagt alsook elke persoon die een gevolmachtigde instrueert om in eigen naam (de naam van de gevolmachtigde) een merk aan te vragen, terwijl die gevolmachtigde op basis van een afspraak tussen volmachtgever en gevolmachtigde handelt in het belang van de volmachtgever. De Cancellation Division overweegt dat Pest Control Limited de vertegenwoordiger is van Banksy, waarschijnlijk omdat Banksy anoniem wil blijven, en dat daarom de merkinschrijving van het EU-merk “flower thrower.” in het belang van Banksy is gedaan.

De Cancellation Division merkt op dat het doel van een handelsmerk is om consumenten in staat te stellen de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten te identificeren en deze waren of diensten te onderscheiden van die van andere bedrijven.

De Cancellation Division overweegt in lijn met HvJ-EU Koton van 12 september 2019 (C-104/18 P) dat er sprake is van een registratie te kwader trouw wanneer uit relevante en consistente aanwijzingen blijkt dat de houder van een EU-merk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.
Het EUIPO oordeelde dat Pest Control Limited niet heeft aangetoond een geldige reden te hebben om het merk aan te vragen. Volgens Pest Control Limited zou een geldige reden voor de merkinschrijving o.a. daaruit bestaan dat Banksy – nu Banksy anoniem wenst te blijven – niet ongeregistreerde merkrechten en auteursrechten zou kunnen handhaven. Het verkrijgen van een merkinschrijving via Pest Control Limited om zodoende merkrechten te kunnen handhaven zou een legitiem doel zijn van de EU-merkinschrijving en niet doelen op een merkinschrijving te kwader trouw, aldus Pest Control Limited.

De Cancellation division van het EUIPO is het niet eens met de de stelling van Pest Control Office Limited en overweegt:

“Banksy heeft er voor gekozen om anoniem te blijven en om graffiti aan te brengen op andermans eigendom zonder daar toestemming voor te hebben, in plaats van om op canvas te verven of op zijn eigen eigendommen. Banksy heeft er ook voor gekozen om erg uitgesproken te zijn voor wat betreft zijn minachting voor intellectuele eigendomsrechten, alhoewel Banksy zijn aversie tegen intellectuele eigendomsrechten zeker niet zorgt voor de nietigheid van legitiem verkregen auteurs- en merkrechten. Onderstreept dient te worden dat een belangrijk punt is dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat Banksy de eigenaar is van de werken (waaronder “flower thrower”) nu zijn identiteit verborgen is. Ook kan niet vastgesteld worden dat Banksy auteursrechten kan doen gelden met betrekking tot een graffiti. Het bestreden merk was aangevraagd zodat Banksy juridische rechten op het teken (dat als merk werd geregistreerd) zou krijgen omdat hij geen beroep kon doen op auteursrechten, maar het voorgaande is geen functie van een merk. Daarom kan het inschrijven van een merk niet gebruikt worden om zulke rechten te handhaven, welke rechten niet bestaan, of welke rechten niet bestaan voor de persoon die ze zegt te hebben.”

De Cancellation Division overwoog eerder al dat kan worden betoogd dat het werk “flower thrower” niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt omdat het is aangebracht zonder toestemming van de eigenaar van de muur waarop het is gespoten. Volgens de Cancellation Division zou het ook zo kunnen zijn dat aangenomen moet worden dat het auteursrecht op “flower thrower” is gegeven aan de eigenaar van de muur waarop het werk is gespoten.

De Cancellation Division concludeert dan dat Banksy nooit de intentie heeft gehad om het merk daadwerkelijk te gebruiken voor de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, op het moment dat hij het merk heeft aangevraagd (welk moment volgens de Cancellation Division het relevante moment is om de intenties van Banksy te beoordelen). Banksy begon het merk pas te gebruiken nadat de nietigheidsactie was ingesteld en het gebruik door Banksy was alleen om EU-merkenrecht bepalingen te omzeilen, zoals Banksy ook zelf aangaf, aldus de Cancellation Dvision.

Deze acties van Banksy zijn volgens de Cancellation Division in strijd met de eerlijke handelsgebruiken. De acties van Banksy zouden volgens de Cancellatio Division duidelijk maken dat het Banksy er om te doen was om een exclusief recht te verkrijgen voor doeleinden anders dan die worden gedekt door de functies van een merk.

De Cancellation Division oordeelt dat de nietigheidsactie succesvol is en dat de merkinschrijving nietig dient te worden verklaard voor alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Nu de nietigheidsactie succesvol is op basis van “te kwader trouw” heeft de Cancellation Division de overige aangevoerde gronden (artikelen 7 (1) (b) en (c) EUTMR niet beoordeeld.

Commentaar

Het begrip “te kwader trouw” lijkt in deze uitspraak nogal te worden opgerekt. Wanneer we ervan uitgaan dat Banksy auteursrechthebbende is op de “flower thrower” afbeelding (en ik zie geen reden om daar niet van uit te gaan), en het duidelijk is dat derden de afbeelding – zonder toestemming van Banksy – commercieel exploiteren is het niet raar om deze afbeelding middels een merkrecht te willen beschermen. Alle uitspraken van Banksy aangaande “copyright is for losers” lijken mij niet ter zake doende.

Dat het doel van de inschrijving van Banksy volgens de Cancellation Division zou zijn om (toch) een recht te verkrijgen nu de weg naar auteursrecht zou zijn afgesloten komt mij gekunsteld over.
Dat Banksy via zijn bedrijf een merk inschrijft om rechten te handhaven lijkt mij nu juist de bedoeling van een merkrecht. Dat Banksy middels het EU-merk rechten zou willen handhaven die niet worden gedekt door de functies van het merk, zoals de Cancellation Division stelt, acht ik onnavolgbaar. Immers, je kunt geen rechten handhaven die je niet hebt. Banksy zou het EU-merk dan ook alleen kunnen gebruiken waarvoor het bedoeld is; optreden tegen derde partijen die zonder zijn toestemming het EU-merk gebruiken voor waren en/of diensten waarvoor het EU-merk is geregistreerd.

Dat Banksy het merk niet meteen daadwerkelijk heeft gebruikt duidt mijns inziens niet op een depot te kwader trouw. Immers, het komt in de praktijk heel vaak voor dat een merk eerst wordt gedeponeerd alvorens het wordt gebruikt. Al is het alleen maar om te voorkomen dat een derde partij het merk inschrijft nadat het is gebruikt.
Dan het openen van de “GrossNationalProduct” store waarin producten werden verkocht die vallen in de waren categorieën van de EU-merkingschrijving nadat de nietigheidsactie is gestart. Uiteraard kun je je afvragen of Banksy deze winkel zou zijn begonnen en de goederen had geproduceerd indien Full Colour geen nietigheidsactie zou zijn gestart. Echter, om hier nou in te lezen dat Banksy nooit van plan zou zijn geweest om het merk te gebruiken lijkt mij een stap te ver. Dit zeker tegen de achtergrond dat een nietigheidsactie wegens non-usus pas kan worden ingesteld indien een merk > 5 jaar na registratie niet normaal wordt gebruikt.

Dat Banksy zelf stelt alleen producten te verkopen om de EU-merkenrecht regels te omzeilen acht ik niet zo relevant. Het is niet ongebruikelijk dat kunst in relatief kleine oplages worden verkocht. Een winkel die niet toegankelijk is, maar waar mensen wel naar binnen kunnen kijken om vervolgens online een product aan te schaffen dat zij in de winkel etalage hebben gezien lijkt mij een creatieve manier om een markt van kunstliefhebbers te bedienen. De EU-merkenrecht regels worden dan niet omzeild maar juist gevolgd. Dit los van wat Banksy daar zelf over heeft te zeggen.

Merkwaardige overwegingen Cancellation Division over het auteursrecht

Het komt mij voor dat de Cancellation Division zichzelf op het verkeerde spoor heeft gezet door te overwegen dat het heel wel mogelijk is dat Banksy geen auteursrechten op het werk zou doen kunnen gelden nu het om een (illegaal aangebrachte) graffiti gaat (en dat Banksy daarom dan via de merkenrechtelijke weg bescherming van het werk zoekt). Het maakt voor auteursrechtelijke bescherming niet uit of een werk al dan niet illegaal is aangebracht. Het gaat er om dat Banksy kan aantonen maker te zijn van het werk. Het bewijs daarvan is vrij. Dit zou Banksy bijvoorbeeld kunnen doen door een video te laten zien van het aanbrengen van de graffiti. Ook zou Banksy (objectief gedateerde) ontwerpen voor het kunstwerk kunnen tonen.

Overigens ook al zou Banksy geen auteursrechten hebben op het flower thrower ontwerp en/of zou de reden van Banksy dan nog valt moeilijk in te zien waarom de merkinschrijving te kwader trouw zou zijn. Er is geen sprake van dat Banksy willens en weten andermans werk als merk zou inschrijven, om bijvoorbeeld van de goodwill geassocieerd met dat werk te willen profiteren. Het komt mij voor dat het publiek indien het wordt geconfronteerd met een kunstwerk dat is gemerkt met de “flower thrower” afbeelding zal menen dat dit kunstwerk afkomstig is van Banksy en/of een aan Banksy gerelateerd bedrijf. Het lijkt mij juist in het belang van het publiek dat Banksy en/of zijn bedrijf op basis van een EU-merkrecht kunnen optreden tegen partijen die – zonder toestemming van Banksy – producten op de markt brengen die zijn gemerkt met de “flower thrower”, maar geen commerciële band met Banksy en/of zijn bedrijf hebben.

Zou Banksy /Pest Control Office Limited de zaak hebben gewonnen (hetgeen nu niet het geval is, maar Pest Control Limited zou nog in hoger beroep kunnen gaan) en een geldig EU ‘flower thrower” merk hebben, dan is het nog maar de vraag of Pest Control Limited zou kunnen optreden tegen het gebruik dat Full Colour van de “Flower thrower” afbeelding maakt. Immers, het is nog maar zeer de vraag of er sprake is van merkgebruik door Full Colour.

Quirijn Meijnen