Bas Kist: de lessen van Adidas

Op 19 juni bepaalde het Europese Gerecht dat de merkregistratie van adidas [IEF 18536] bestaande uit drie verticale zwarte strepen, ongeldig is. Ondanks het feit dat adidas maar liefst 1200 pagina’s aan gebruiksbewijs indiende, heeft het bedrijf niet kunnen aantonen dat zijn eenvoudige strepenmerk door gebruik in de EU onderscheidend vermogen heeft gekregen (is ingeburgerd). Wat zijn de belangrijkste lessen die je kunt trekken uit deze opvallende uitspraak?

1-‘Strepen adidas vogelvrij’ is onzin
Laat je niet verleiden nu te denken dat ‘de strepen adidas vogelvrij zijn’. Dat is onzin. Ja, adidas lijdt een gevoelige nederlaag en verliest een merkregistratie die de bescherming van de bekende drie-streep flink verruimde. Echter, het gaat hier maar om één registratie die onderuit gehaald wordt. Adidas bezit nog steeds een heleboel geldige merkregistraties waarin de drie-streep te zien is, aangebracht op verschillende soorten kleding. Dat biedt voorlopig ruim voldoende munitie om aanhakers op afstand te houden.

2-Registreer het merk zoals het bedoeld is
Ik kan er helaas niets anders van maken, maar adidas heeft gewoon een verkeerde registratie verricht. Uit de stukken blijkt dat adidas met deze registratie de bedoeling had de drie parallelle strepen als patroon te claimen, dus als doorlopende strepen op kleding, ongeacht de exacte lengte ervan. Echter, volgens het Gerecht gaat het hier niet om een doorlopend patroon van 3 strepen, maar is het gewoon een logo, een beeldmerk van een rechthoek bestaande uit drie zwarte strepen.

Adidas heeft dus verzuimd om bij het depot in de omschrijving te vermelden dat het om een patroonmerk gaat. Het merk is als beeldmerk gedeponeerd met de omschrijving ‘Het merk bestaat uit drie evenwijdige strepen op onderling gelijke afstanden en van gelijke lengte, aangebracht op het product in willekeurige richting.’ Uit niets blijkt volgens het Gerecht dat het de bedoeling was het patroon van 3 strepen te claimen en dus gaat het hier gewoon om een logo.

Natuurlijk lukte het adidas met die 1200 pagina’s aan bewijs niet om het gebruik en de bekendheid van dit merk aan te tonen. Immers, ze gebruiken dit rechthoekige logo met zwarte strepen helemaal niet.

3-Als je witte strepen gebruikt, registreer dan geen zwarte
Adidas gebruikt op zijn sportkleding hoofdzakelijk witte of lichte strepen, tegen een donkere achtergrond. Deze merkregistratie van adidas laat echter zwarte strepen tegen een witte achtergrond zien. Volgens het Gerecht hebben de door adidas ingediende bewijzen bijna allemaal betrekking op het gebruik van de witte strepen. Maar zelfs als dat dozen vol zijn, toon je daarmee niet de bekendheid en inburgering aan van een merk met de zwarte strepen. Op zich niet zo’n geen gekke conclusie.

4-Zorg dat je marktonderzoek op orde is
Het Gerecht is ook niet onder de indruk van alle marktonderzoeken die adidas heeft overgelegd, om inburgering en bekendheid van het merk in de hele EU aan te tonen. Van de 23 (!) marktonderzoeken worden maar liefst 18 meteen opzij geschoven omdat zij volgens het Gerecht geen betrekking op het merk waar het hier om gaat. En de overige 5 marktonderzoeken zijn ‘tot op zekere hoogte’ relevant, maar werden uitgevoerd in slechts 5 EU-landen. Dat is te weinig om eventuele bekendheid in de hele EU aan te tonen, aldus het Gerecht. Ook plaatst het Gerecht vraagtekens bij bepaalde vraagstellingen in de onderzoeken.

Kortom, als je (kostbaar) marktonderzoek inbrengt om je bekendheid te bewijzen, zorg er dan voor dat het relevant en op orde is.

Wat had adidas dan wel moeten deponeren?
Lekker makkelijk, achteraf vertellen hoe adidas het dan wel had moeten doen. Maar toch maar een poging. Welke merkregistratie had adidas dan moeten verrichten om de gewenste bescherming te krijgen (en te behouden)?

In de eerste plaats had adidas geen plaatje met zwarte strepen, maar een plaatje met witte strepen moet registreren. Immers, adidas gebruikt op kleding voornamelijk witte of lichte strepen op een donkere achtergrond. Daarvan kunnen ze ook veel bewijs laten zien.

Ten tweede had adidas duidelijk in de omschrijving bij het merk moeten opnemen dat het om een patroonmerk gaat van 3 parallelle strepen (en niet om een rechthoekig logo).

Het is mijn inschatting dat adidas met een dergelijke merkregistratie de gewenste bescherming had gekregen (en behouden).

Shoe Branding
De zaak tegen de Europese registratie van het merk van adidas is in gang gezet door het Belgische bedrijf Shoe Branding, dat met zijn producten graag dicht tegen de adidas-strepen aankruipt. Tegen deze uitspraak van het Europese Gerecht kan adidas nog beroep aantekenen bij het Europese Hof van Justitie. Het zou mij verbazen als het bedrijf die kans voorbij laat gaan.

Dit artikel is geschreven door Bas Kist en verscheen eerder op  Adformatie.nl.