Benelux- en Uniemerk nietig vanwege beschrijvend karakter

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 31 oktober 2019, IEFbe 2998, IEF 18852; A/18/02147 (Omega Pharma tegen Ceres Pharma) Vonnis inzake Benelux- en Uniemerken. Omega Pharma, het bedrijf achter XL-S Medical, verwijt als eisende partij dat Ceres Pharma inbreuk pleegt op haar merken door het gebruiken van het teken X-Slim en XSlim. Ceres Pharma stelt op haar beurt dat het woord- en beeldmerk XL>S nietig verklaard moet worden vanwege het beschrijvende karakter ervan. Deze tegenvordering van Ceres Pharma wordt gegrond verklaard en heeft tot gevolg dat het woord- en beeldmerk van Omega Pharma “XL>S” nietig is. Omega Pharma heeft naar het oordeel van de rechtbank niet kunnen bewijzen dat er een voldoende mate van bekendheid of inburgering was voor het betreffende merk.

In de beoordeling van de vorderingen van de eisende partij wordt onder andere meegewogen: bekendheid bij het doelpubliek, overeenstemming tussen merk en teken, verwarringsgevaar en marktpraktijken. Geoordeeld wordt dat het publiek geen verband legt tussen het merk van Omega Pharma en de tekens van Ceres Pharma. De overeenstemming tussen het merk XL-S Medical en de aangevochten tekens is te beperkt. Tevens is het aandachtsniveau van het doelpubliek van medische hulpmiddelen verhoogd. Alle vorderingen van Omega Pharma worden afgewezen. 

Noot redactie: de rechtbank heeft voor "XL>S" en "XL-S Medical" afbeeldingen in plaats van woorden gebruikt in haar vonnis. Derhalve is onderstaande niet exact zoals de rechtbank het heeft opgetekend. Voor een correct beeld van de passages verwijzen wij u daarom naar het vonnis zelf. 

18. (…) Aangezien XL>S merken uitsluitend bestaan uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming van dieetproducten, vallen zij onder de toepassing van artikel 7.1.c) UMVo en artikel 2.2bis.1.c BVIE en dienen zij nietig verklaard te worden, behoudens indien eisende partijen het bewijs leveren van hun bekendheid of inburgering. 

20. (…) Naar het oordeel van de rechtbank leveren die gebruiksbewijzen geen bewijs op voor de bekendheid of inburgering van de XL>S merken. Het standpunt van eisende partijen dat de bekendheid van de XL>S merken zonder meer afgeleid kan worden uit de bekendheid van het merk XL-S Medical omdat de term ‘MEDICAL’ louter beschrijvend is, kan niet bijgetreden worden. Een merk kan weliswaar onderscheidend vermogen verkrijgen ten gevolge van het gebruik als deel van een samengesteld merk. Zoals in de vorige randnummers uiteengezet werd, is XL-S Medical echter niet zomaar gelijk te stellen met “XL>S + MEDICAL”. De lettercombinatie XL>S is niet op dezelfde wijze aanwezig in het merk XL-S Medical dat bestaat uit enerzijds de letter XL en anderzijds de letters/het woord S MEDICAL. 

Bij gebrek aan bewezen bekendheid of inburgering va de in se beschrijvende XL>S merken, is de tegenvordering tot nietigverklaring van deze merken gegrond. 

29. Aangezien niet bewezen wordt dat de betekenis van “XL>S MEDICAL” aanwezig is in de tekens van Ceres Pharma, wordt er geen conceptuele overeenstemming aangetoond. En de auditieve en visuele overeenstemming is, zoals uit de hoger gemaakt analyse blijkt, eerder beperkt. 

Hoe meer merk en teken overeenstemmen, des te groter de kans is dat het jongere teken het bekende oudere merk in gedachten oproept bij het relevante publiek (HvJ 27 november 2008, C-252/07, Intel, punt 44). A contrario volgt hieruit dat ingevolge de eerder beperkte overeenstemming tussen het merk van Omega Pharma I&D en de tekens van Ceres Pharma, de kans zeer klein is dat dat publiek er een verband tussen ziet.