Beschermingsomvang octrooi is beperkt tot gebruik van pemetrexed disodium

Rechtbank Den Haag 19 juni 2019, IEF 18534, LS&R 1717; ECLI:NL:RBDHA:2019:6107 (Pemetrexed) Eli Lilly tegen Fresenius Kabi. Anders dan het Hof Den Haag in de kort geding procedure [IEF 17690] en verschillende buitenlandse rechters, oordeelt de rechtbank dat de beschermingsomvang van het octrooi beperkt is tot het gebruik van pemetrexed disodium en dus dat het door Fresenius gebruikte pemetrexed tromethamine buiten de beschermingsomvang valt. De rechtszekerheid dient te prevaleren boven een ruime beschermingsomvang, gelet op onder meer de volgende – in onderling verband te beschouwen - omstandigheden:
- het verleningsdossier waarin een bewuste keuze is gemaakt voor pemetrexed disodium
- het tijdens verlening berusten in een tot pemetrexed disodium  beperkte claim
- de omschrijving die wel andere ruimere definities bevat, bijvoorbeeld van vitamine B12
- het feit dat Lilly een deskundige octrooiaanvrager is ( want een farmaceutische grootmacht)
- equivalente zouten tijdens de prioriteitsdatum voor de vakman voorzienbaar waren.
Onder deze omstandigheden staat naar het oordeel van de rechtbank de rechtszekerheid ook in de weg aan aanvullende bescherming onder het equivalentie bereik. Afwijzing van de vorderingen van Lilly met veroordeling in de proceskosten ad € 400.000.

4.24. Pemetrexed fresenius, het pemetrexed tromethamine, valt daarom niet binnen de beschermingsomvang van de conclusies van EP 508. De rechtbank heeft bij het vaststellen van de beschermingsomvang, zoals artikel 2 van het Protocol voorschrijft, op passendewijze gehouden met equivalentie en bij de uitleg van de conclusies gezocht naar het midden tussen een billijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden: uit het voorgaande volgt immers dat voor equivalente bescherming, te weten bescherming voor (ook) andere toedieningsvormen van het antifolaat pemetrexed, in dit geval geen ruimte bestaat.

4.25. De door Lilly ter zitting nog aangevoerde gezichtspunten kunnen het voorgaande niet anders maken. Aan de ‘aard van het octrooi’, ‘het beoogde doel van de uitvinding’ en ‘de voordelen van de geoctrooieerde combinatietherapie’, komt geen bijzonder gewicht toe nu deze elementen al deel uit maken van de in 4.7 weergegeven uitvindingsgedachte. Ook de door Lilly eerst ter zitting aangevoerde omstandigheid dat de uitvinding van EP 508 serieuze vernieuwing heeft gebracht, legt geen nader gewicht in de schaal, al niet omdat Lilly dat pLint onvoldoende handen en voeten heeft gegeven: gesteld noch gebleken is dat sprake is van een ‘pioniersuitvinding’ waarvan het vernieuwende karakter in de weg heeft gestaan aan een afdoende beschrijving in het octrooischrift van wat Lilly onder bescherming wilde stellen en evenmin dat eventtiele onduidelijkheden omtrent door Lilly gemaakte keuzes in dat octrooischrift niet in haar nadeel zouden mogen werken.2°

4.28. Zoals Amold J in zijn door Fresenius op dit punt aangehaalde vonnis in de parallelle Engelse zaak overwoog21, beroepen octrooihouders zich doorgaans in drie categorieën van situaties op equivalentie. De eerste is waar het achteraf bezien voor de

4.29. In de eerste twee situaties kan het billjk zijn dat eqctivalente bescherming een corrigerende werking heeft. Die situaties doen zich hier echter niet voor. Lilly stelt zoalsvakman/derde duidelijk is dat het octrooischrift ongelukkig is opgesteld, bijvoorbeeld door slechte instructie van de uitvinder aan de octrooigemachtigde waar zijn uitvinding op ziet, door slecht redigeren van de octrooigemachtigde zelf of door samenloop van dezeomstandigheden. De tweede categorie is die waarin door voortschrijding van de techniek uitvoeringsvarianten zijn ontstaan die op de prioriteitsdatum nog niet voorzienbaar waren endus niet zijn geclaimd. De derde categorie is die waar de octrooihouder spijt heeft van een gezegd immers niet dat er in de oorspronkelijke aanvrage van een duidelijk onbedoelde fout of omissie sprake is. Nu in deze procedure vaststaat dat andere toedieningsvormen, zoals het pemetrexed tromethamine, op de prioriteitsdatum voorzienbaar waren, wordt aan de tweede situatie evenmin toegekomen. Resteert de derde situatie. Niet valt in te zien, en Lilly heeft desgevraagd inhoudelijk ook niet steekhoudend onderbouwd waarom een in het octrooi tijdens de verleningsprocedure aangebrachte - dtiideljk bedoelde en in de hier besproken situatie ook terechte - beperking in de concitisie op grond van toegevoegde materie22 nadien met een beroep op equivalentie toch weer onder de beschermingsomvang zou kunnen worden gebracht.23 Die corrigerende werking zou onder omstandigheden denkbaar zijn voor op de prioriteitsdatum niet voorzienbare varianten maar van die situatie is hier, als gezegd, geen sprake. Ook indien dus aangenomen zou moeten worden dat er geen basis in de oorspronkelijke PCT-aanvrage bestond voor andere toedieningsvormen dan het dinatritimzotit van pemetrexed, zou het doek zijn gevallen voor de door Lilly voorgestane beschermingsomvang, omdat fresenius naar het oordeel van de rechtbank terecht betoogt dat het beroep op bescherming binnen het equivalentiebereik niet bedoeld is om achteraf bezien onwelgevallige keuzes van Lilly in de formulering van haar octrooischrift ongedaan te maken ten koste van de redelijke rechtszekerheid van derden.