Charles Gielen - Twijfel Dirk Visser over rode zool-merk Louboutin niet terecht

In zijn Mr.-stukje, gepubliceerd op IE-forum op 13 juni jl. (IEF 17764) schrijft Dirk Visser dat het na het arrest van het Europese Hof van 12 juni 2018 nog steeds onduidelijk is of "een" rode zool een geldig merk is. Dat valt in het algemeen van "een" rode zool inderdaad niet te zeggen. Ik neem dus aan dat hij op het in 2009 als Benelux-merk ingeschreven rode zool merk van Christian Louboutin doelt; daar gaat de zaak immers over. Waarom is dit volgens hem onduidelijk? Omdat volgens de nieuwe merkenrechtelijke regels niet alleen een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm, maar ook uit "een ander kenmerk van de waren" geweigerd kan worden indien dat kenmerk een wezenlijke waarde aan de waar geeft. En volgens Visser is een rode zool natuurlijk een ander kenmerk van de waar. Hij suggereert dus dat het rode zool merk er nog wel eens aan zou kunnen gaan, anders gezegd, nietigverklaard zou kunnen worden.

Voor zover hij doelt op het rode zool merk van Louboutin (en daar lijkt het wel op) heeft hij het mis. Het Benelux-merk van die zool dateert uit 2009 en toen bestond de thans geldende nietigheidsgrond (teken bestaat uitsluitend uit een ander kenmerk dat een wezenlijke waarde aan de waar geeft) nog niet. Anders dan bij verval dient de nietigheid beoordeeld te worden naar het moment waarop de aanvrage van het ingeschreven merk werd verricht en kan een latere grond niet retroactief worden toegepast. De nieuwe merkenrechtelijke regels uit de Richtlijn en de EU Merken Verordening zijn dus mogelijk op nieuwe gekleurde zolen van toepassing maar niet op het rode zool merk van Louboutin. Nu het Hof uitmaakte dat de rode zool geen vorm is en de "ander kenmerk"-regel niet van toepassing is, liggen er dus geen hobbels meer op de weg waarover de rode zolen van Louboutin lopen. 

Charles Gielen