Conclusie A-G in de zaak Infineon/NXP

HR Conclusie A-G 10 juli 2020, IEF 19379; ECLI:NL:PHR:2020:696 (Infineon tegen NXP) Cassatieberoep tegen het arrest van het gerechtshof Den Haag van 30 april 2019 [IEF 184310]. Deze merkenzaak betreft een geschil tussen twee chipfabrikanten. NXP is eigenaar van de ‘zogeheten Mifare-technologie’, die wordt gebruikt in chipkaarten en kaartlezers voor het openbaar vervoer. De Nederlandse ov-chipkaart is daarvan een voorbeeld. Met deze technologie is NXP wereldwijd marktleider op het gebied van electronic ticketing. NXP is tevens houdster van diverse Mifare-merken, waaronder twee woordmerken ‘MIFARE’. Infineon brengt kaartchips op de markt, in concurrentie met NXP. Infineon vermeldt bij de productspecificaties van een deel van haar kaartchips dat deze ‘Mifare compatible’ zijn. Volgens NXP vormt een dergelijke uiting een inbreuk op haar merkrechten en een vorm van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

In geschil is met name of een uiting als ‘Mifare compatible’ in overeenstemming is met de voorwaarden die de Europese merkenrechtwetgeving stelt aan verwijzend merkgebruik. De rechtbank oordeelt dat dit het geval is en wijst de vorderingen van NXP af [IEF 16733]. Het hof oordeelt anders en spreekt een verbod uit voor het grondgebied van de Europese Unie. Volgens het hof is de uiting ‘Mifare compatible’ onjuist en daarom ongeoorloofd, omdat Infineon niet aannemelijk heeft gemaakt dat voor elke Mifare-kaartlezer vaststaat dat de daarin verwerkte lezerchip kan communiceren met alle Infineon-kaartchips waarin Mifare-technologie is verwerkt. Het gevolg van het uitgesproken verbod is dat Infineon niet langer mag vermelden dat de betrokken kaartchips ‘Mifare compatible’ zijn, terwijl enorme aantallen van deze kaartchips in omloop zijn en wel degelijk kunnen ‘praten’ met Mifarekaartlezers.
De advocaat-generaal concludeert dat dit bestreden arrest niet in stand kan blijven, maar adviseert de Hoge Raad zekerheidshalve prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie over de uitleg van de Uniemerkverordening en de Merkenrichtlijn.

Onderdeel 3: gevallen waarin verwijzend gebruik is toegestaan

4.25 Het middel klaagt dat het hof in rov. 37-40 blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te miskennen dat per 1 maart 2019 de woorden ‘in het bijzonder’ aan art. 2.23 lid 1 sub c BVIE en art. 14 lid 1 sub c UMVo zijn toegevoegd. Door deze toevoeging is verwijzend gebruik in het algemeen uitgezonderd van merkinbreuk en niet enkel verwijzend gebruik dat nodig is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden.

4.26 Zoals hiervoor weergegeven, is de uitzondering voor verwijzend merkgebruik met de in 2015 doorgevoerde herziening van de Europese Merkenwetgeving verruimd. Voortaan is gebruik voor het aanduiden van de bestemming van een waar of dienst nog slechts een voorbeeld van verwijzend gebruik. Het noodzakelijkheidvereiste, zoals uitgelegd in het arrest Gilette/LA Laboratories (zie hiervoor, 3.36) geldt alleen nog dan, maar niet in andere gevallen van verwijzend merkgebruik. Het hof heeft zich er toe beperkt te overwegen dat bij aanduiding van de bestemming die eis nog steeds geldt (rov. 40). Dat laatste acht ik juist, maar het hof kon zich daar niet toe beperken. Het hof heeft namelijk niet vastgesteld dat Infineon zich uitsluitend op art. 2:23 lid 1, sub c, BVIE respectievelijk art. 14 lid 1, sub c, UMVo heeft beroepen om de bestemming van haar eigen chips aan te duiden. Aldus heeft het hof miskend dat genoemde uitzondering is verruimd en is het in zoverre uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. De klacht slaagt.

[…]

Onderdeel 4: ‘juistheid’ als maatstaf voor ‘eerlijk gebruik’

4.28 Infineon klaagt in randnummer 4.1 dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan door in rov. 41, 43 en 50 – in het kader van de vraag of sprake is van gebruik conform de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel – te overwegen dat de uiting ‘Mifare compatible’ in technisch opzicht juist moet zijn en dat daarvoor is vereist dat de kaartchips van Infineon in de praktijk altijd kunnen communiceren met elke MIFARE-kaartlezer. Hiermee heeft het hof miskend dat bepalend is hoe het relevante publiek de betreffende uitlating zal opvatten en of de indruk die bij het relevante publiek wordt gewekt juist is. In aanvulling hierop klaagt Infineon in randnummer 4.2 dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is, nu Infineon onbestreden heeft gesteld dat zij al vele jaren naar volle tevredenheid van haar afnemers honderden miljoenen chips als ‘Mifare compatible’ verkoopt en uit deze verkoopcijfers blijkt dat de aanduiding allesbehalve misleidend is.

4.29 De klachten lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. M.i. is het hof uitgegaan van een te strikte maatstaf door de eis te stellen dat (i) alle kaarten van Infineon waarvoor de compatibiliteitsclaim wordt gemaakt, (ii) altijd moeten kunnen communiceren (iii) met elke kaartlezer die is uitgerust met Mifare-technologie, (iv) ongeacht de versie daarvan, (v) en wel met de lezerchip zelf. De door het hof aldus gehanteerde maatstaf om uit te maken of de mededeling ‘Mifare compatible’ voldoet aan de in art. 14 lid 2 gestelde voorwaarde van ‘eerlijk gebruik’, gaat uit van een onjuiste rechtsopvatting. Hetzelfde geldt als moet worden aangenomen dat op basis van die zelfde maatstaf het hof (impliciet) heeft geoordeeld dat aan het vereiste van noodzakelijkheid in art. 14 lid 1, sub c. niet is voldaan.

4.30 De enkele omstandigheid dat niet is aangetoond dat alle Infineon-kaartchips die zijn gebaseerd op de (oudere) ‘Mifare Classic’-technologie daadwerkelijk met alle kaarthouders (wereldwijd) kunnen communiceren kan niet meebrengen dat de mededeling ‘Mifare compatible’ onjuist is en dus geheel moet worden verboden. Dat is echter wel waar het verbod in petitum sub (ii) op neerkomt. Nu Infineon onbetwist heeft gesteld dat zij jaarlijks (honderden) miljoenen kaartchips voor transit service ticketing verkoopt die werken in de Mifare-systemen is de mededeling dat die kaarten ‘Mifare compatible’ zijn naar mag worden aangenomen voor in elk geval het grootste deel van de kaarten feitelijk juist.

[…]

Onderdeel 5: motivering oordeel onjuistheid ‘Mifare compatible’

4.33 Het onderdeel klaagt dat het onbegrijpelijk is dat het hof in rov. 48 en 49 heeft geoordeeld dat Infineon onvoldoende heeft onderbouwd dat haar als ‘Mifare compatible’ aangeduide chips met elke MIFARE-kaartlezer kunnen communiceren. Deze motiveringsklacht valt uiteen in diverse subklachten, die zijn gericht tegen zeven van de acht (met gedachtestreepjes onderscheiden) overwegingen in rov. 48, op grond waarvan het hof tot het (feitelijk) oordeel is gekomen dat, kort gezegd, de gewraakte uitingen niet ‘juist’ zijn.

[…]

4.36 Na bij de bespreking van onderdeel 4 te hebben vastgesteld dat het hof een rechtens onjuist criterium heeft gehanteerd, is het niet nodig in te gaan op de in rov. 48 genoemde redenen waarom Infineon volgens het hof niet heeft aangetoond dat zij aan dit criterium voldoet. Ten overvloede zal ik niettemin enkele opmerkingen maken bij de randnummers 5.1 en 5.2, waarin Infineon klachten formuleert tegen de overwegingen van het hof in de gedachtestreepjes 1, 2 en 3.

[…]

4.39 Beslissend is niet of de compatibiliteit van de kaartchips tot stand komt op het niveau van de lezerchip ‘sec’. Beslissend dient te zijn of de compatibiliteit technisch gezien zonder onevenredige inspanningen kan worden gerealiseerd. De processtukken laten geen andere conclusie toe dan dat waar nodig (centraal) een add-on wordt geïnstalleerd zodat de betrokken kaartlezer ‘alle talen kan spreken’. Dit gebeurt in de praktijk kennelijk op grote schaal. Dat in dergelijke gevallen de communicatie tot stand komt dankzij de toegevoegde add-on doet niet af aan de juistheid van Infineon’s uiting dat haar kaartchips ‘Mifare-compatible’ zijn, aangezien het aankomt op het resultaat: de chips kunnen met elkaar praten. Kennelijk beschouwen afnemers het aanbrengen van een add-on als een voldoende robuuste en voldoende veilige oplossing en is het een commerciële keuze van NXP om haar kaartlezerchips niet standaard met een add-on te leveren.

4.40 Gelet op het voorgaande acht ik het oordeel van het hof (rov. 48, derde gedachtestreepje, derde alinea) dat het voor het antwoord op de vraag of kaart en lezer compatibel zijn enkel aankomt op de mogelijkheid van de chips ‘sec’ om te communiceren en daarom geen rekening mag worden gehouden met het installeren van een add-on, onbegrijpelijk. De daartegen gerichte klachten slagen.