Conclusie AG: Geen (immateriele) schadevergoeding voor feiten die plaatsgevonden hebben vóór de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag

Conclusie AG HvJ EU 21 april 2016, IEF 15891; IEFbe 1774; zaak C-280/15 (Nikolajeva)
Merkenrecht. Gemeenschapsmerkenverordening. Redelijke vergoeding. Zie eerder [IEF 15141, IEFbe 1446]. Overeenkomstig het verzoek van het Hof spitst de AG zijn aandacht toe op beantwoorden van de tweede en derde vraag. Conclusie AG:

1)      De artikelen 9, leden 1 en 3, 14, lid 1, en 101, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk verzetten zich tegen een nationale bepaling die erin voorziet dat de rechtsbescherming van een ingeschreven merk begint op de dag van indiening van de aanvraag van het merk.
2)      Artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat een redelijke vergoeding in de zin van deze bepaling niet kan worden gevorderd voor feiten die hebben plaatsgevonden vóór de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag.
3)      Het begrip ‚redelijke vergoeding’ van artikel 9, lid 3, verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat invordering van winsten kan worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden ná de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag wanneer die feiten na de publicatie van de inschrijving van het merk verboden zouden zijn op grond van deze publicatie. Voor die ‚redelijke vergoeding’ kan geen immateriële schade in aanmerking worden genomen.

Gestelde vragen [IEF 15141, IEFbe 1446] :

1. Moet een rechtbank voor het gemeenschapsmerk het in artikel 102, lid 1, [van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk] bedoelde bevel ook dan geven wanneer de verzoekende partij dat niet vordert en partijen niet stellen dat de verwerende partij na een bepaalde dag in het verleden op een gemeenschapsmerk inbreuk heeft gemaakt of gedreigd te maken, of is het een “speciale reden” in de zin van de eerste volzin van deze bepaling wanneer een dergelijke vordering niet wordt ingesteld en deze omstandigheid niet wordt aangevoerd?

2. Moet artikel 9, lid 3, [van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk] aldus worden uitgelegd dat de houder van een gemeenschapsmerk van een derde voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk in de periode na de publicatie van de aanvraag van het merk tot de publicatie van de inschrijving ervan enkel een redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, kan verlangen, maar geen vergoeding van de gebruikelijke waarde van het dankzij de inbreuk verkregene en van de schade, en dat voor de periode tot aan de publicatie van de aanvraag van het merk ook geen aanspraak op een redelijke vergoeding bestaat?

3. Welke soorten kosten en andere vergoedingen behelst de redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, en kan daaronder ook – en zo ja, onder welke omstandigheden – een vergoeding van de immateriële schade van de merkhouder worden begrepen?

Op andere blogs:
IPKat