Bijdrage ingezonden door Dirk Visser, Lugdunum Batavorum.
Dirk Visser - Doceram quid docebit?(1)
Doceram is houder van gemeenschapsmodellen voor lascentreerpennen (zie afbeelding) in drie verschillende geometrische vormen, met telkens zes verschillende types (2). Het Landgericht Düsseldorf heeft de modellen nietig verklaard, omdat de keuze van het design uitsluitend was bepaald door overwegingen inzake de technische functionaliteit.
Het Oberlandesgericht stelde prejudiciële vragen [IEF 16182] en op 19 oktober 2017 nam Advocaat-Generaal SAUGMANDSGAARD ØE zijn conclusie [IEF 17192].
Volgens deze AG is de vraag in wezen om vast te stellen of uit het simpele feit dat er sprake is van alternatieve designs, kan worden afgeleid dat de aan de orde zijnde modellen niet uitsluitend worden bepaald door de technische functie of dat het dienaangaande relevante criterium de vraag betreft of „esthetische overwegingen” of „de uitwerking van de vormgeving” van deze producten de ontwerper ervan ertoe hebben geleid te kiezen voor een specifiek design.
De AG concludeert dat “bescherming is uitgesloten indien de uiterlijke kenmerken van het aan de orde zijnde voortbrengsel uitsluitend zijn gekozen met het doel dat dat voortbrengsel kan voldoen aan een gegeven technische functie, dus zonder enige creatieve bijdrage van de ontwerper ervan; het feit dat er mogelijk andere vormen bestaan waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt, is dienaangaande op zichzelf niet beslissend”.
Daarmee verwerpt de AG de leer van de aloude multiplicité des formes en de ‘resultaatgerichte leer’ en volgt de ‘appraatgerichte leer’ in navolging van het Philips/Remington arrest voor het (vorm)merkenrecht.
Het is aannemelijk dat het Hof van Justitie deze conclusie gaat volgen.
Ook concludeert de AG dat “de aangezochte rechter een objectief oordeel [moet] vellen, door gebruik te maken van zijn eigen beoordelingsbevoegdheid, rekening houdend met alle relevante omstandigheden van het concrete geval.”
Dat lijkt een weinig controversiële aanbeveling die vermoedelijk gevolgd zal gaan worden.
Zijn daarmee dan alle denkbare vragen over (ten dele technisch bepaalde) modellen beantwoord? Geenszins. De komende jaren zijn nog veel geschillen en vragen te verwachten over de geldigheid en beschermingsomvang van vaak in meer of mindere mate technisch bepaalde modellen. Het merkenrecht is voor de belangrijkste vragen wel redelijk ‘uit-geharmoniseerd’. Maar in het modellenrecht staan we nog aan het begin.
De verschillende rechtsgeleerde scholen zullen hun duit in het zakje blijven doen. De Groningse school (Carolus Magnus en zijn opvolger Paulus) meent ‘Qui quemvis imitatur, peccat’ (Hij die iemand kopieert, zondigt). De Leidse school (Fredericus Magnus en zijn opvolger Theodericus) meent ‘Effectus reflectionis negativae est!’ (Negatieve reflexwerking bestaat!).
Conclusie AG HvJ EU d.d. 19 oktober 2017 (C-395/16)
Verwijzingsbeslissing Oberlandesgericht Düsseldorf d.d. 7 juli 2015
1) Wat zal het Doceram-arrest ons leren? Doceram lijkt een vervoeging van het Latijnse werkwoord docere, maar is dat niet. Eerste persoon enkelvoud conjunctivus tegenwoordige tijd is doceam. Eerste persoon enkelvoud conjunctivus verleden tijd is docerem. Eerste persoon enkelvoud voltooid verleden tijd is docueram. De naam Doceram verwijst uiteraard naar de keramische industrie waarin de onderneming actief is.
2) Uit de verwijzingsbeslissing: “Verzoekster produceert onderdelen uit technisch keramiek, namelijk oxide- en nitridekeramiek. Zij levert aan klanten uit de automobiel-, textielmachine-, en machine-industrie en uit de installatiebouw inzonderheid lascentreer-, positioneer- en uitlijningspennen voor lasprocessen. Zij is houdster van de gemeenschapsmodellen nrs. 000242730-0001 tot en met 0017 (hierna: „litigieuze modellen 0001-0017”), die centreerpennen beschermen in drie verschillende geometrische vormen (met lange kegel, met lange kegel en kraag en met afgeknotte kegel) met telkens zes verschillende types (telkens naargelang van de diameter van de metrische schroefdraad van de zeskantige lasmoer)”.