Dirk Visser en Marnix Langeveld - Kunnen nieuwe merkenregels oude kenmerk-merken alsnog nietig laten zijn?

Die vraag was de afgelopen weken onderwerp van hevig debat. Het antwoord daarop zal door het HvJ EU worden gegeven in de zaak Textilis/Svenskt Tenn Aktiebolag (IEF 17527, zaak C-21/18) over de geldigheid van een als merk gedeponeerde stof(patroon), genaamd ‘MANHATTAN’.

Aanleiding voor het debat over de terugwerkende kracht was het arrest inzake de rode zool van Louboutin (IEF17759). In dat arrest oordeelde het HvJ EU dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur niet uitsluitend bestaat uit de 'vorm' in de zin van de oude Merkenrichtlijn – en dus geen weigerings- of nietigheidsgrond oplevert.

In 2015 zijn de Europese merkenrechtelijke regels echter gewijzigd en zijn de weigeringsgronden op een belangrijk onderdeel uitgebreid.

Sindsdien moeten merken namelijk óók geweigerd worden als ze betrekking hebben op de vorm óf ‘een ander kenmerk’ dat ‘een wezenlijke waarde aan de waren geeft’. Goed verdedigbaar is (IEF17764) dat een rode zool een ‘ander kenmerk’ van de waar is en dat het (nu nog) geldige kleurmerk van Louboutin onder de nieuwe Merkenrichtlijn mogelijk alsnog nietig is.

Ook verdedigbaar is dat de nietigheid beoordeeld dient te worden naar het moment waarop de aanvrage van het ingeschreven merk werd verricht en dat een latere grond niet retroactief kan worden toegepast (IEF17770). Dat staat evenwel op gespannen voet met het feit dat zowel in Nederland als in Europa – bij gebreke van overgangsrecht – als hoofdregel geldt dat een nieuwe wet onmiddellijke werking heeft (IEF17774). Dat zou echter weer als onteigening van een grondrecht gezien kunnen worden (art. 17 lid 2 Handvest).

Gelukkig zullen we niet lang hoeven wachten op het antwoord. In de zaak-Textilis is namelijk thans (o.a.) de volgende prejudiciële vraag aanhangig:

Moet artikel 4 van [de Merkenverordening] aldus worden uitgelegd dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), in de nieuwe formulering [= de nieuwe ‘ander kenmerk’-weigeringsgrond – DV] van toepassing is op een gerechtelijke beoordeling van de nietigheid (…) die plaatsvindt nadat de wijziging in werking is getreden (…), zelfs als de procedure een nietigverklaring betreft en die procedure is gestart vóór die datum en derhalve betrekking heeft op een merk dat vóór die datum is ingeschreven?

Dat betekent dus dat het antwoord op de vraag over de terugwerkende kracht van de gewijzigde Merkenrichtlijn door het HvJ EU zal worden gegeven in de zaak-Textilis.

In de Textilis-zaak gaat het – kort gezegd – om een zowel auteurs- als merkenrechtelijk beschermde stof(patroon) van de Zweedse onderneming Svenskt Tenn. Concurrent Textilis bood op haar website stoffen en bepaalde andere producten voor interieurinrichting aan met patronen waarop Svenskt Tenn een exclusief recht claimt. In eerste aanleg oordeelde de Zweedse rechter (Tingsrätt) dat dat de inschrijving van het merk MANHATTAN geen betrekking heeft op een teken bestaande uit een vorm, zodat het merk niet nietig kon worden verklaard op een weigeringsgrond.

Omdat de weigeringsgronden echter ná de merkregistratie van het merk MANHATTAN zijn uitgebreid met het ‘of een ander kenmerk’-criterium, stelde het Zweedse gerechtshof (Svea Hovrätt) de bovenstaande prejudiciële vraag. Voor het geval die nieuwe weigeringsgrond zó moet worden uitgelegd dat een teken dat bestaat uit de tweedimensionale weergave van een tweedimensionale waar (zoals het patroon van een stof) binnen de werkingssfeer daarvan valt, heeft de Hovrätt daar nog een belangrijke vraag aan toegevoegd:

Volgens welke criteria moeten de woorden „tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die (of een ander kenmerk dat) een wezenlijke waarde aan de waren geeft” in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 dan worden uitgelegd in een situatie waarin de inschrijving een breed palet aan waren klassen en waren omvat en waarin het teken op verschillende manieren op de waren kan worden aangebracht? Moet de beoordeling worden gemaakt aan de hand van meer objectieve/algemene criteria, bijvoorbeeld uitgaande van hoe het merk eruitziet en hoe het kan worden aangebracht op verschillende soorten waren, dat wil zeggen, zonder rekening te houden met de manier waarop de merkhouder het teken de facto mogelijk heeft aangebracht of voornemens is aan te brengen op verschillende waren?

Met deze vragen verzekert het Zweedse hof zich er in ieder geval van dat het HvJ EU zich er niet meer zo makkelijk van af zal kunnen maken als het deed in zijn zeer summiere arrest in de Louboutin-zaak. Of misschien wist het Hof al lang dat het deze vragen alsnog moest beantwoorden in de Textilis-zaak en wilde hij niet op de zaken vooruitlopen. Of in ieder geval niet in roodgezoolde schoenen.

Dirk Visser en Marnix Langeveld
Met dank aan Annette Kur, die ons wees op de aanhangige prejudiciële vragen in de zaak-Textilis.