Dirk Visser - Loopt de rode zool in januari 2019 alsnog een blauwtje?

Charles Gielen (IEF 17770) meent dat “tekens die uitsluitend bestaan uit” (de vorm die, of) “een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft” na de implementatie van de EU Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436 als geldig merk geregistreerd kunnen blijven als ze maar vóór die implementatie als merk zijn ingeschreven. Daarom denkt Gielen dat thans niets aan de geldigheid van het rode zool merk van Louboutin dat in 2009 is geregistreerd in de weg staat. Gielen stelt:

“Anders dan bij verval dient de nietigheid beoordeeld te worden naar het moment waarop de aanvrage van het ingeschreven merk werd verricht en kan een latere grond niet retroactief worden toegepast”.

Ik waag dat te betwijfelen. Voor zover ik weet is er geen specifiek overgangsrecht voor de nieuwe merkenrichtlijn, noch op EU niveau, noch op Benelux niveau. En dan geldt zowel in Nederland als in Europa als hoofdregel onmiddellijke werking van de nieuwe wet. Ofwel, volgens het Hof van Justitie in 1973 “dat volgens een algemeen erkend beginsel de wet waarbij een wettelijke bepaling wordt gewijzigd, van toepassing is, tenzij het tegendeel is bepaald, op de toekomstige gevolgen van feitelijke situaties welke onder vigeur van de oude wet zijn ontstaan” (Westzucker ECLI:EU:C:1973:78). Wat betekent dat hier?

In de zaak Bach Flower Remedies heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij vóór de Europese harmonisatie van het merkenrecht geregistreerde merken de “beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt. Een andersluidende opvatting zou tot gevolg hebben dat rechten op merken die zijn verkregen voorafgaande aan de implementatie van de Richtlijn (buiten het geval van inburgering) blijvend onaantastbaar zouden zijn, in weerwil van het door de Richtlijn nagestreefde doel van algemeen belang dat generieke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (vgl. HvJ EU 12 februari 2004, nr. C-363/99; ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor)). Die consequentie kan, bij gebreke van een overgangsbepaling in de Richtlijn die dit meebrengt, niet worden aanvaard”.(HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244, (Bach Flower Remedies / Healing Herbs), ov. 4.2).

Nu is de beoordeling van onderscheidend vermogen iets anders dan de boordeling op grond van de bijzondere weigeringsgronden voor vormmerken en ‘andere kenmerken’-merken. Maar het lijkt me de vraag of dit op zich tot een andere uitkomst leidt.

In zijn conclusie bij de Bach Flower Remedies (ECLI:NL:PHR:2012:BU7244) overwoog AG Verkade in alinea 3.15:
“De omstandigheid dat in het systeem van de Benelux-merkenwetgeving nietigverklaring terugwerkt tot de inschrijvings- c.q. depotdatum brengt mee dat de rechter bij de beoordeling van een nietigheidsberoep moet uitgaan van de feitelijke situatie met betrekking tot het onderscheidend karakter van het berokken teken ten tijde van die datum. Deze omstandigheid is echter geen argument - laat staan een doorslaggevend argument - om te verdedigen, laat staan aan te nemen, dat de rechter bij de beoordeling van een nietigheidsberoep zou moeten toetsen naar de stand van de jurisprudentie met betrekking tot de aan een merk te stellen eisen ten tijde van het (de) depot(s) c.q. inschrijving(en)”.

Ik zou menen dat vanaf de implementatie van de nieuwe EU merkenrichtlijn, uiterlijk per 14 januari 2019, alle voor die tijd ingeschreven merken die uitsluitend zien op ‘andere kenmerken’ van waren wanneer iemand er een beroep op doet (desgevorderd of -verzocht) opnieuw beoordeeld moeten worden om te bezien dat ‘andere kenmerk’ dat, “een wezenlijke waarde aan de waren geeft”, door de aard van de waren wordt bepaald of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Daarbij is m.i. goed verdedigbaar dat “de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking [zal] moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt”. Oftewel, de nieuwe norm t.a.v. ‘andere kenmerken’.

Een andersluidende opvatting zou tot gevolg hebben dat rechten op merken die zijn verkregen voorafgaande aan de implementatie van de nieuwe Richtlijn blijvend onaantastbaar zouden zijn, in weerwil van het door de nieuwe Richtlijn nagestreefde doel van algemeen belang dat tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft óf door de aard van de waren wordt bepaald óf noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt.

“Die consequentie kan, bij gebreke van een overgangsbepaling in de Richtlijn die dit meebrengt, niet worden aanvaard”.
Het oordeel hierover is uiteindelijk vermoedelijk aan het HvJ EU en niet aan de Hoge Raad. Maar gezien het standpunt van de Hoge Raad in de Bach Flower Remedies zaak is hier zeker geen sprake van een acte clair in de door Gielen bedoelde zin. Er zullen dus waarschijnlijk nieuwe vragen van uitleg nodig zijn. En de kans bestaat dat de rode zool na januari 2019 alsnog een blauwtje loopt.

Dirk Visser