Dirk Visser - Rode Louboutin-zool: geen vorm, wel een merk?

Via Mr. In de zaak over de rode zool van de schoenen van Louboutin – die door schoenenketen Van Haren werd nagemaakt − heeft het HvJ EU op 12 juni 2018 geoordeeld dat de kleur van een zool geen ‘vorm’ is in de zin van een bijzondere weigeringsgrond in het Europese merkenrecht. Volgens die weigeringsgrond mag een vorm niet als merk worden ingeschreven als die vorm ‘een wezenlijke waarde aan de waren geeft’. De kleur van een zool blijkt nu geen vorm, dus hoeft het HvJ zich niet uit te spreken over de vraag of de kleur van die zool ‘een wezenlijke waarde aan de waren geeft’.

Dat wekt de indruk dat de kleur van een zool wél een merk kan zijn. Maar dat is helemaal niet zeker.

In 2015 zijn de Europese merkenrechtelijke regels namelijk gewijzigd en is de weigeringsgrond belangrijk uitgebreid. Nu moeten merken ook geweigerd worden als ze betrekking hebben op de vorm óf ‘een ander kenmerk’ dat ‘een wezenlijke waarde aan de waren geeft’.

En natuurlijk is een rode zool een ‘ander kenmerk’ van een waar, dus is het nu nog steeds onduidelijk of die rode zool (nu nog) een geldig merk is en moet de ‘wezenlijke (waarde) vraag’ op een later tijdstip alsnog beantwoord worden.

Nu is het niet ongebruikelijk dat een (hoogste) rechter zich er op deze manier een beetje makkelijk van af maakt. Hem was immers slechts gevraagd door de lagere rechter of die gekleurde zool naar oud EU-merkenrecht (dat van toepassing was toen de zaak begon) wel of niet een ‘vorm’ is in de zin van die (oude) weigeringsgrond. Wat het in dit geval teleurstellend maakt is dat het HvJ EU de zaak zo belangrijk vond dat ze nadat er al gepleit en geconcludeerd was opnieuw pleidooi heeft bepaald voor de grote kamer van het HvJ. Die gang van zaken is ongebruikelijk en heeft de verwachting gewekt dat het HvJ een belangrijke principiële uitspraak ging doen. Niet dus.

We weten nog steeds niet of een rode zool van een schoen een geldig merk kan zijn.