Geerts en Torenbosch: gecombineerde noot onder HvJ EU 12 juni 2018

Gecombineerde noot onder HvJ EU 12 juni 2018, ECLI:EU:C:2018:423 (Louboutin/Van Haren) [IEF 17759], HvJ EU 14 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:199 (Textilis/Svenskt Tenn Aktiebolag) [IEF 18297] en EUIPO 22 mei 2019, [IEF 18484] (Van Haren/Louboutin).

1. In deze gecombineerde noot staat de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond in het merkenrecht centraal. Deze uitsluitingsgrond was in de oude Merkenrichtlijn 2008/95 neergelegd in art. 3 lid 1 sub e en gold alleen voor vormmerken.  In de nieuwe herschikte Merkenrichtlijn 2015/2424 die per 12 januari 2016 in werking is getreden, is het toepassingsbereik van de uitsluitingsgrond verruimd en geldt deze ook voor ‘een ander kenmerk’ dat een wezenlijke waarde aan de waren geeft; art. 4 lid 1 sub e onder iii Mrl.  Sinds 1 maart 2019 is deze uitsluitingsgrond in art. 2.2bis lid 1 sub e onder iii BVIE geïmplementeerd.

2. Het rode zool merk van Louboutin (voor schoenen met hoge hakken) is op 28 december 2009 bij het BBIE aangevraagd en op 6 januari 2010 ingeschreven. In de omschrijving van het merk is aangegeven dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van het merk, maar slechts bedoeld zijn om de positie van het merk duidelijk te maken. In 2012 heeft Van Haren in Nederland schoenen met hoge hakken en rode zool verkocht. In 2013 heeft Louboutin bij de rechtbank Den Haag een inbreukvordering ingesteld tegen Van Haren. Van Haren heeft zich onder meer verweerd met de stelling dat het rode zool merk nietig verklaard moet worden, omdat het een wezenlijke waarde aan de schoenen van Louboutin geeft. Volgens Van Haren (die op dat moment te maken had met de ‘oude wetgeving’) moet het begrip ‘vorm’ ruim worden uitgelegd en beperkt het zich niet tot de driedimensionale eigenschappen van de waar, zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, maar ziet het ook op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar, zoals een kleur.

Lees hier verder. De noot is geschreven door Paul Geerts en Jorn Torenbosch en eerder gepubliceerd in IER 2020/43, p. 393-408.