HR: Eigen gezicht van hangers kan afnemen, en zelfs ‘verwateren’

HR 19 mei 2017, IEF 16806; ECLI:NL:HR:2017:938 (All round tegen Simstars). Zie Conclusie AG. Onrechtmatige daad. Intellectuele eigendomsrecht. Slaafse nabootsing van Mi Moneda-hangers. Hof [IEF 15462] en Rechtbank [IEF 13915]. Slaafse nabootsing van een product dat een 'eigen gezicht' heeft op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen een onrechtmatige daad kan worden ingeroepen. Dit eigen gezicht kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor artikel 10bis lid 3, onder 1 VvP bestaat er geen onderscheid tussen directe (product) en indirecte (herkomst) verwarring. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kunnen ook het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. De wel overeenstemmende aspecten (de maatvoering in klein, midden en groot, de drie kleine ringen, waardoor de ketting wordt geleid en de drie verkrijgbare kleuren) wegen niet op tegen de verschillen. Consument zal de verschillen opmerken. De HR verwerpt het beroep.

Uitgangspunt
3.4.1. Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 (Lego)). Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Dit strookt met de in art. 10bis lid 1 en lid 3, onder 1, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Trb. 1980, 31, hierna: VvP) opgenomen verplichting voor de verdragslanden om bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging, en uit dien hoofde te verbieden “alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent”.

Eigen gezicht op de markt
3.4.2. Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel ‘het Umfeld’ genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden.

3.4.3. Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden. Het hangt van de omstandigheden van het geval af welke mate van inspanning van de betrokken partij kan worden gevergd. Evenwel kan over het algemeen niet van deze partij worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsingen op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid aanpakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel (vgl. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3307 (The Pirate Bay)).

(Nodeloze) verwarring
3.4.4. Aangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet (HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992/392 (Rummikub)). De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindrukken van vergelijkbare producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken. Daarbij behoeft hij niet als regel ervan uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil. Eveneens afhankelijk van de omstandigheden van het geval is of en in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop (‘post sale’) zijn of worden waargenomen, of (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de verpakking van de diverse producten.

3.4.5. Mede gelet op het hiervoor in 3.4.1 genoemde art. 10bis lid 3, onder 1, VvP, bestaat voorts geen aanleiding om onderscheid te maken naar gelang eventuele verwarring betrekking heeft op de producten zelf (‘directe verwarring’), dan wel op hun herkomst (‘indirecte verwarring’). Immers, zowel indien het publiek de nabootsing voor het origineel houdt, als wanneer het meent dat de betrokken producten – ook als deze niet identiek zijn, maar een overeenstemmende totaalindruk maken – van dezelfde of economisch verbonden onderneming(en) afkomstig zijn, is sprake van verwarring die de aankoopbeslissing van dat publiek kan beïnvloeden. De oneerlijke mededinging waartegen de verdragslanden ingevolge art. 10bis lid 3, onder 1, VvP (en art. 2 lid 1 van de TRIPs-overeenkomst) bescherming dienen te verlenen, bestrijkt dienovereenkomstig verwarring zowel ten opzichte van de waren, als ten opzichte van “de inrichting (…) of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent”.

Het middel
3.5.1. Ten aanzien van het vereiste van een ‘eigen gezicht op de markt’ heeft het hof geoordeeld dat All Round aannemelijk diende te maken dat de door Simstars genoemde producten uit het – ten tijde van het op de markt komen van de Nikki Lissoni-hanger bestaande – ‘Umfeld’ slaafse nabootsingen van haar Mi Moneda-hanger zijn, alsook dat zij zich voldoende heeft ingespannen de verhandeling op de Nederlandse markt van deze nabootsingen te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen. In het licht van hetgeen hiervoor in 3.4.2 en 3.4.3 is overwogen, geeft dat oordeel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel dat All Round aan geen van beide eisen heeft voldaan is in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. In zoverre falen de onderdelen.
Voor zover de onderdelen 1.1 en 1.2 tot uitgangspunt nemen dat het hof de eis heeft gesteld dat All Round ten aanzien van ieder met de Mi Moneda-hanger vergelijkbaar product aannemelijk diende te maken dat het om een slaafse nabootsing ging en alle nabootsende marktpartijen tegelijk in rechte had moeten betrekken, missen de onderdelen feitelijke grondslag, zodat zij in zoverre niet tot cassatie kunnen leiden. De door het hof gestelde eisen zien immers alleen op de door Simstars aangeduide producten. Verder heeft het hof niet aan All Round tegengeworpen dat zij de desbetreffende partijen niet alle in rechte heeft betrokken.