HR na HvJ EU over met uniemerkenrecht strijdige beslissing in strijd met openbare orde

HR 8 juli 2017, IEF 16089; IEFbe 1859; ECLI:NL:HR:2016:1431 (Diageo tegen Simiramida-04)
Na HvJ EU [IEF 15118], Conclusie AG. Merkenrecht. Erkenning buitenlands vonnis. Openbare orde-exceptie (art. 34, onder 1, EEX-Vo). De onjuiste toepassing van het Europese recht – art. 5 lid 3 Merkenrichtlijn – door de rechtbank te Sofia is geen grond voor toepassing van de openbare orde-exceptie als bedoeld in art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo. Op Diageo rust de plicht om alle nationaal beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden; dat heeft ze nagelaten omdat het zinloos zou zijn geweest. Artikel 14 Handhavingsrichtlijn jo. 1019h Rv ziet mede op de kosten die Simiramida in Nederland maakt in kader van haar schadevergoedingsvordering en het verweer die Diageo maakt voor het verweer daartegen.

5.1.1. De klachten van onderdeel 1 zijn gericht tegen rov. 3.7 van het bestreden arrest, waarin het hof heeft geoordeeld dat de onjuiste toepassing van het (Europese) recht – in dit geval: art. 5 lid 3 Merkenrichtlijn – door de rechtbank te Sofia geen grond is voor toepassing van de openbare orde-exceptie als bedoeld in art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo.

5.1.3. Voor zover de klachten van onderdeel 1 aanvoeren dat de rechtbank te Sofia zich ten onrechte heeft gericht naar de interpretatieve beslissing van de Bulgaarse Hoge Raad van 15 juni 2009 en ten onrechte heeft nagelaten om over de interpretatie van art. 5 lid 3 Merkenrichtlijn een prejudiciële vraag aan het HvJEU te stellen, stuiten zij af op het antwoord dat het HvJEU heeft gegeven onder 1, tweede alinea.
Volgens het HvJEU dient de rechter van de aangezochte lidstaat die nagaat of sprake is van een kennelijke schending van de openbare orde in de zin van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo, ermee rekening te houden dat de justitiabelen de plicht hebben alle rechtsmiddelen die in de lidstaat van herkomst van de beslissing beschikbaar zijn, aan te wenden om een dergelijke schending in een eerder stadium te voorkomen. Dit is alleen anders indien sprake is van bijzondere omstandigheden die het te moeilijk of onmogelijk maken de rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst aan te wenden.
Het vorenstaande betekent dat zelfs indien de schending van art. 5 lid 3 Merkenrichtlijn door de rechtbank te Sofia zou kunnen worden aangemerkt als een kennelijke schending van de openbare orde in de zin van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo, op Diageo de plicht rustte om alle in Bulgarije beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden om deze schending ongedaan te doen maken. Daarbij verdient opmerking dat Diageo niet heeft aangevoerd dat het voor haar te moeilijk of onmogelijk was om de in Bulgarije beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden, maar slechts dat het aanwenden van deze rechtsmiddelen zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet had kunnen voorkomen dat in strijd met het Unierecht zou worden beslist. Uit het antwoord van het HvJEU vloeit voort dat laatstgenoemde omstandigheid Diageo niet ontsloeg van de verplichting om alle in Bulgarije beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden.

7.1. Uit het antwoord van het HvJEU op de tweede prejudiciële vraag volgt dat art. 14 Handhavingsrichtlijn mede ziet op de kosten die Simiramida in Nederland maakt in het kader van haar schadevergoedingsvordering, en op de kosten die Diageo maakt in het kader van het voeren van verweer daartegen. Dit betekent dat de kosten van de in dit geding in het gelijk gestelde partij, voor zover redelijk en evenredig, op de voet van art. 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.