HvJ EU over redelijke vergoeding voor feiten na publicatie gemeenschapsmerkaanvraag en voor inschrijving

HvJ EU 22 juni 2016, IEF 16052; IEFbe 1841; ECLI:EU:C:2016:467; C-280/15 (Nikolajeva)
Merkenrecht. Begrip ‚redelijke vergoeding’ wegens feiten die hebben plaatsgevonden ná de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag en vóór de publicatie van de inschrijving, omvat slechts de terugvordering van de winsten die daadwerkelijk door derden zijn ontleend aan het gebruik van dit merk in die periode. HvJ verklaart voor recht:

1) Artikel 102, lid 1, van [UniemerkVo] moet aldus worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat, ingevolge bepaalde beginselen van nationaal procesrecht, een rechtbank voor het Uniemerk een derde niet verbiedt inbreukmakende handelingen te verrichten op grond dat de houder van het betrokken merk geen daartoe strekkende vordering bij deze rechtbank heeft ingediend.

2) Artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een houder van een Uniemerk een schadevergoeding kan eisen wegens handelingen van derden van vóór de publicatie van een merkaanvraag. Met betrekking tot handelingen van derden die zijn gepleegd in de periode na de publicatie van de betrokken merkaanvraag, maar vóór de publicatie van de inschrijving ervan, omvat het in deze bepaling vermelde begrip „redelijke vergoeding” de terugvordering van de winsten die daadwerkelijk door derden zijn ontleend aan het gebruik van dit merk in die periode. Dit begrip „redelijke vergoeding” sluit daarentegen de compensatie van de uitgebreidere schade uit die de houder van het merk eventueel heeft geleden, met inbegrip van, in het voorkomende geval, de immateriële schade.

Conclusie AG [IEF 15891] en gestelde vragen [IEF 15141]:

1)      Moet een rechtbank voor het gemeenschapsmerk het in artikel 102, lid 1, [van verordening nr. 207/2009] bedoelde bevel ook dan geven wanneer de verzoekende partij dat niet vordert en partijen niet stellen dat de verwerende partij na een bepaalde dag in het verleden op een gemeenschapsmerk inbreuk heeft gemaakt of gedreigd te maken, of is het een ‚speciale reden’ in de zin van de eerste volzin van deze bepaling wanneer een dergelijke vordering niet wordt ingesteld en deze omstandigheid niet wordt aangevoerd?

2)      Moet artikel 9, lid 3, [van verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd dat de houder van een gemeenschapsmerk van een derde voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk in de periode na de publicatie van de aanvraag van het merk tot de publicatie van de inschrijving ervan enkel een redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, kan verlangen, maar geen vergoeding van de gebruikelijke waarde van het dankzij de inbreuk verkregene en van de schade, en dat voor de periode tot aan de publicatie van de aanvraag van het merk ook geen aanspraak op een redelijke vergoeding bestaat?

3)      Welke soorten kosten en andere vergoedingen behelst de redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, [van verordening nr. 207/2009] en kan daaronder ook – en zo ja, onder welke omstandigheden – een vergoeding van de immateriële schade van de merkhouder worden begrepen?

Op andere blogs:
Droit&Technologies