Levi Strauss/Casucci
(verlies van onderscheidend vermogen)
HvJ EG 27 april 2006, zaak C-145/05, Levi Strauss/ Casucci; sierstiksel
Artikel 5 lid 1 en 12 lid 2 Merkenrichtlijn
Gevaar voor verwarring moet worden vastgesteld op het moment waarop het gebruik van het beweerdelijk inbreukmakende teken begon. Als daarvan sprake is, moet een verbod worden gegeven, behalve wanneer is vastgesteld dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het een gebruikelijke benaming in de zin van artikel 12 lid 2 Merkenrichtlijn is geworden, en de rechten van de merkhouder dus vervallen zijn.
Levi Strauss heeft een beeldmerk met de naam ‘meeuw’, dat bestaat uit een in het midden naar beneden gebogen dubbel sierstiksel in het midden van een vijfhoekige opgenaaide broekzak (zie bovenste afbeelding). Casucci bracht in de Benelux spijkerbroeken op de markt die waren voorzien van een in het midden naar boven gebogen dubbel sierstiksel op de achterste broekzakken (zie onderste afbeelding).
BIE 2006, p. 239 (act.) DJGV
De feitenrechter was van oordeel ‘dat de wijdverbreidheid van de bestanddelen van het betrokken merk tot gevolg heeft gehad dat het onderscheidend vermogen ervan aanzienlijk was afgenomen’ en dat er mede om die reden geen sprake (meer) was van merkinbreuk.
| 1 | ‘Artikel 5, lid 1 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, de rechter moet uitgaan van de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk makende gebruik van dat teken is begonnen. |
| 2 | Wanneer de bevoegde rechterlijke instantie vaststelt dat het betrokken teken, op het tijdstip dat het gebruik ervan is begonnen, inbreuk maakte op het merk, dient zij de maatregelen te nemen die – gelet op de omstandigheden van de zaak – het meest geschikt lijken om het door de merkhouder aan artikel 5, lid 1 Merkenrichtlijn ontleende recht te waarborgen, en deze maatregelen kunnen inzonderheid het bevel tot stopzetting van het gebruik van dit teken omvatten. |
| 3 | De stopzetting van het gebruik van het betrokken teken dient niet te worden gelast wanneer is vastgesteld dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het een gebruikelijke benaming in de zin van artikel 12, lid 2 Merkenrichtlijn is geworden, en de rechten van de merkhouder dus vervallen zijn.’ (Dictum). |
