Markeren

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 april 2010, LJN: BM2895, Schwan-Stabilo Schwanhausser Gmbh & Co.Kg tegen Ningbo Beifa Group Co.Ltd.

Merkenrecht. Vormmerk m.b.t. highlighters. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Roermond 17 juni 2009, KG ZA 09-15, IEF 7980). Wèl spoedeisend belang, (o.a naar aanleiding van de opstelling van gedaagde na eerdere onthoudingsverklaringen en uitspraken). Wel inbreuk.

Spoedeisend belang: 4.5.2. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Stabilo voldoende aannemelijk gemaakt dat een reële dreiging bestaat dat Beifa (ook) in Nederland de Beifa-highlighters zal verhandelen en aldus inbreuk zal maken op de merkenrechten van Stabilo c.q. onrechtmatig jegens Stabilo zal handelen. Het hof baseert dit oordeel op de volgende feiten en omstandigheden: [o.a. – IEF]: Beifa is niet bereid een onthoudingsverklaring te tekenen. (…) Beifa heeft in het verleden (…)  ten behoeve van Stabilo onthoudingsverklaringen getekend maar dit heeft haar er niet van weerhouden nadien andere, op de Stabilo Boss gelijkende highlighters op de markt te brengen (…) Beifa heeft verschillende malen in strijd met een rechterlijke uitspraak de Beifa-highlighters verhandeld. (…) het is voldoende aannemelijk geworden dat Beifa ook andere producten op de markt brengt die lijken op producten van Stabilo.

4.5.3. Gelet op voornoemde handelwijze van Beifa heeft Stabilo naar het oordeel van het hof voldoende redenen om te vrezen dat Beifa (ook) in Nederland inbreuk zal maken op Stabilo's rechten. Dat die handelwijze zich deels heeft afgespeeld in Duitsland maakt dit niet anders, nu, zoals gezegd, Beifa eerder in Nederland Beifa-highlighters afleverde ondanks de hiervoor (in r.o. 4.5.2 sub v) genoemde omstandigheden en nu de Duitse markt grenst aan de Nederlandse. (…) 

Inbreuk: 4.6.4. (…) Zolang de merkinschrijvingen van Stabilo niet zijn vernietigd dient van de geldigheid daarvan te worden uitgegaan. Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van overeenstemming tussen het merk van Stabilo en de Beifa-highlighters. Stabilo heeft er op gewezen dat alle dominante eigenschappen van haar merken, zoals bijvoorbeeld omschreven onder randnummer 9 van haar pleitnotities in eerste aanleg, alsmede de proporties door Beifa zijn overgenomen. Gelet hierop en op de diverse, hiervoor genoemde uitspraken en op de afbeeldingen van de verschillende highlighters waaronder die in de merkinschrijvingen en op de highlighters zelf die het hof tijdens het pleidooi heeft kunnen bekijken, heeft Beifa de overeenstemming onvoldoende gemotiveerd betwist. Evenmin valt in hetgeen Beifa aanvoert een aanwijzing te lezen dat enkel het op de highlighters voorkomende woordmerk de herkomstfunctie vervult. Voorzover Beifa daarmee ook heeft bedoeld te betogen dat er daarom geen gevaar voor verwarring bestaat faalt dat verweer eveneens.
Nu voldoende aannemelijk is geworden dat de Beifa-highlighters overeenstemmen met het merk van Stabilo en dat het gaat om gebruik in het economisch verkeer voor dezelfde waren als waarvoor het merk van Stabilo is ingeschreven waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan (artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE), vordert Stabilo terecht een verbod op verhandeling van de Beifa-highlighters en heeft Beifa geen belang meer bij bespreking van haar verweren tegen de overige grondslagen van de vorderingen.

Lees het arrest hier.