Michiel Haegens - Grote veranderingen voor het collectieve merk

Een merk kan worden ingeschreven als individueel merk of als collectief merk. Die eerste categorie dekt ruim 98% van alle merkaanvragen en betreffen consumenten- en B2B-merken als ING, ADIDAS en ANWB. Collectieve merken zijn veel schaarser. Niet alleen in het gebruik, maar nog minder worden er als merk geregistreerd. In het Benelux register staan zo’n 1200 collectieve merken geregistreerd. In het Europese merkenregister zijn dat er ruim 2000. Voorbeelden zijn merken als TÜV, VVV Tourist Information en het Beter Leven Keurmerk. Collectieve merken zijn dus niet de meest voorkomende merken, maar zijn meestal wel zeer bekend. Voor de houders van deze merken zijn er belangrijke veranderingen in aantocht. 

Achterliggende reden is dat er nieuwe wetgeving wordt doorgevoerd, waardoor er naast het collectieve merk, het zogenoemde certificeringsmerk wordt geïntroduceerd. Tegelijkertijd wordt de wetgeving met betrekking tot de collectieve merken aangepast.

Een collectief merk (denk ook aan BOVAG en Keurslager) onderscheidt de producten van de leden van een overkoepelende organisatie (de merkhouder) van die van andere partijen en informeert de consument dat de gebruiker van het collectieve merk daartoe gerechtigd is door de merkhouder.

Nieuw is de invoering van het certificerings- of garantiemerk. Dit merk, veelal een keurmerk, geeft aan dat een kenmerk van het product voldoet aan bepaalde eisen die door de merkhouder zijn gecertificeerd. Denk hierbij aan merken als NEN, Fairtrade en het Duitse TÜV.

Voor zowel het collectieve merk als het certificeringsmerk geldt dat de merkhouder het merk niet zelf mag gebruiken voor die producten. De merkhouder voert alleen de kernwaarden uit: hij selecteert de gebruikers en houdt toezicht op correct gebruik. 

De introductie van het certificeringsmerk betekent ook dat er aanvullende regelgeving nodig is om ervoor te zorgen dat certificeringsmerken naast de reeds bekende collectieve merken komen te bestaan. Immers, wat als de houder zijn merken als collectief merk heeft ingeschreven, maar deze feitelijk als certificeringsmerk gebruikt? En, wat zijn de verdere consequenties van deze nieuwe wetgeving? 

Europese Unie
Voor EU-merken treden de wijzigingen per 1 oktober a.s. in werking. Een houder kan vanaf die datum zijn merk als certificeringsmerk indienen, dus naast de reeds bestaande individuele en collectieve merken. De houder moet een “association” zijn, wat duidelijk individuele personen als merkhouder uitsluit, maar ruimte lijkt te laten voor een B.V. of N.V. om als merkhouder te fungeren. Voor bestaande collectieve merken geldt dat deze niet kunnen worden omgezet naar een certificeringsmerk. Daardoor kan de vreemde (en juridisch complexe) situatie ontstaan dat een entiteit houder is van hetzelfde merk dat is ingeschreven als collectief- en als certificeringsmerk. Zeker als het merk enkel als certificeringsmerk wordt gebruikt, kan het lastig worden om rechtshandhavend gebruik van het merk als collectief merk aan te tonen… 

Benelux
Op Benelux niveau wordt de wetgeving momenteel in lijn gebracht met de Europese wetgeving en gaan de wijzigingen naar verwachting begin 2018 in.

Maar volgens concept-wetgeving, en in tegenstelling tot de EU, heeft de houder van een collectief merk in de Benelux bij de eerstvolgende vernieuwing van het merk de mogelijkheid om een collectief merk om te zetten in een certificeringsmerk, dan wel de inschrijving als collectief merk te handhaven in het register.

Daarnaast, wederom in tegenstelling tot de EU, lijkt in de Benelux de aard van de merkhouder strikter te worden uitgelegd. Volgens de (nieuwe) wettelijke Benelux bepalingen kunnen namelijk alleen ‘verenigingen of publiekrechtelijk rechtspersonen’ houder van een collectief merk zijn. Dit betekent dat een bestaande (collectieve) merkenportefeuille van op naam van een natuurlijk persoon of andere entiteitsvorm niet meer kan worden uitgebreid op diezelfde houdernaam. Als gevolg daarvan zal de portefeuille dus automatisch verschillende houders krijgen, wat weer onwenselijk zal zijn en waarmee de merkhouder welhaast gedwongen wordt om zijn bestaande collectieve merken over te dragen naar een nieuw(e) (op te richten) entiteit.

Natuurlijk is het van belang het juiste “label” te hangen aan een merk en het daarmee de juiste kwalificatie “individueel merk”, “collectief merk” of “certificeringsmerk” te geven. Een ingeschreven merk dient immers na uiterlijk vijf jaar te worden gebruikt, anders kan het vervallen worden verklaard.

Recente uitspraken tonen aan dat de merkhouder nog wel eens van een koude kermis thuiskomt als hij zijn merk wil inroepen.

De collectieve EU-merkinschrijving van de bovenstaande bekende “Grüne Punkt” werd eerder dit jaar onderuit gehaald. Het teken komt op vele producten voor, maar niet als merk (als onderscheidingsteken) en dat is wel nodig als de houder de inschrijving ervan wil handhaven.

Eerder delfde het merk VINHO VERDE (voor wijnen) het onderspit aangezien het was ingeschreven als individueel merk, maar niet als zodanig werd gebruikt. Het gebruik neigde juist naar gebruik als collectief merk. 

Afgelopen juni boog de hoogste Europese rechter zich over vergelijkbare materie. Het merk was als individueel merk ingeschreven, maar werd feitelijk als certificeringsmerk gebruikt (maar zonder het bijbehorende toezicht). De merkinschrijving hield geen aangezien het merk niet was gebruikt om de herkomst van de producten van één onderneming aan te duiden (in dit geval: de toezichthoudende onderneming). 

Kortom: met de nieuwe wetgeving in aantocht en recente jurisprudentie in het achterhoofd moeten houders van keurmerken en aanverwante merken niet alleen hun merkenportefeuille nog eens goed doornemen of deze future proof is, maar dient ook het gebruik met de aard van het merk in overeenstemming te zijn.

Michiel Haegens, partner Signify