Monica Leenders - Kan Louboutin alsnog merkenrechtelijke bescherming onder de zolen van haar schoenen schrijven?

De Haagse rechtbank, de Brusselse rechter en de Conclusie AG bij het HvJ EU. Haagse rechtbank: rode zoolmerk geldig [IEF 12573]. In 2013 heeft de Haagse rechter uitspraak gedaan over de vraag of Van Haren inbreuk maakt op het ‘rode zoolmerk’ van Louboutin [Boels Zanders]. De rechter oordeelde destijds in kort geding dat het zoolmerk geschikt is om als merk te dienen en onderscheidend vermogen heeft gekregen. Nadat deze hobbels waren genomen, lag het verbod voor toewijzing gereed. De rechter oordeelde dat Van Haren inbreuk maakte op het rode zoolmerk van Louboutin en deze inbreuk direct diende te staken.

Deze uitspraak was opzienbarend aangezien hierdoor de toepassing van het merkenrecht wordt opgerekt. Opmerkelijk aan deze uitspraak was dat doorgaans strenge eisen worden gesteld aan een kleurmerk, terwijl het zoolmerk de test gemakkelijker lijkt te doorstaan ook al heeft het veel weg van een kleurmerk. De rechter oordeelde dat het merk wel in rechte kan worden ingeroepen, met name omdat het merk inmiddels was ingeburgerd. Daardoor heeft het merk onderscheidend vermogen gekregen. Van inburgering kan sprake zijn wanneer het publiek de rode zool herkent en de link legt met Louboutin.

Brusselse rechtbank [IEFbe 738]: rode zoolmerk niet geldig
De Brusselse rechter, die in dit geval dezelfde Benelux regelgeving op merkenrechtelijk gebied moet toepassen, denkt daar anders over. Ook daar hebben wij een artikel aan gewijd. De Brusselse rechter oordeelt namelijk dat de zool een onontbeerlijk onderdeel van een damespump is en om die reden de wezenlijke waarde van de waar bestrijkt. Op deze grond verklaart de rechter het rode zoolmerk van Louboutin nietig.

Complicatie is dat wanneer een onderdeel de wezenlijke waarde van de waar betreft, dit ook niet kan inburgeren. Ook al kent wellicht een groot deel van het relevante publiek de rode zool als onderscheidend kenmerk van Louboutin, dan nog kan Louboutin daar geen rechten aan ontlenen. Daardoor valt het oordeel in Brussel anders uit dan in de procedure voor de rechtbank in Den Haag.

Brussels gerechtshof: rode zoolmerk toch geldig Om de verwarring compleet te maken, hebben wij u in 2014 al bericht over de uitspraak in hoger beroep op het vonnis van de rechtbank in Brussel. Het gerechtshof heeft daar namelijk een streep gezet door het Brusselse vonnis.

Het gerechtshof te Brussel oordeelt dat er geen sprake is van een vormmerk maar van een beeldmerk, dat door gebruik onderscheidend vermogen heeft gekregen. De omtrek van de schoen maakt geen deel uit van het merk maar dient enkel om de plaatsing van het merk te duiden. Op basis van deze kwalificatie kan inburgering wel een rol spelen en ervoor zorgen dat het rode zoolmerk onderscheidend vermogen heeft gekregen waardoor Louboutin succesvol een beroep op haar merk kan doen.

Conclusie Advocaat-Generaal Europese Hof van Justitie [IEF 16890; IEFbe 2219]
De schoenenoorlog was daarmee niet gestreden. Louboutin diende, om de Haagse uitspraak in kort geding bevestigd te krijgen, een bodemprocedure te starten. Aldus geschiede. Derhalve diende de Haagse rechtbank zich nogmaals te buigen over de gestelde inbreuk door Van Haren op het rode zoolmerk van Louboutin. De uitspraak van de Brusselse rechtbank is door Van Haren natuurlijk onder de aandacht gebracht van de rechtbank te Den Haag. Echter doordat die uitspraak destijds nog niet onherroepelijk was, er was hoger beroep ingesteld, kon de Haagse rechtbank daar geen gevolgen aan verbinden. Maar het ligt wel voor de hand dat de rechtbank nog eens kritisch heeft bekeken of het zoolmerk nu moet worden gezien als kleurmerk, als beeldmerk of toch als wezenlijke waarde van de waar?

Met alle tegenstrijdige uitspraken in het achterhoofd, oordeelt de Haagse rechtbank dat het Europese recht op dit punt (de Merkenrichtlijn), geen duidelijkheid biedt. Derhalve stelt de rechtbank een vraag aan het Europese Hof van Justitie, die neerkomt op de vraag of het rode zoolmerk nu wel of niet als ‘wezenlijke waarde van de waar’ moet worden aangemerkt. Deze uitsluitingsgrond dient ertoe ervoor te zorgen dat bepaalde vormen – of kleuren – niet kunnen worden gemonopoliseerd middels het merkenrecht.

De Advocaat-Generaal, adviseur van het Hof van Justitie wiens oordeel doorgaans door het Hof wordt overgenomen, heeft hier recent over geadviseerd. De AG is van mening dat het rode zoolmerk wel als wezenlijke waarde van de waar kan worden aangemerkt. Dat zou betekenen dat inburgering geen rol mag spelen en dat het merk niet onderscheidend is, waardoor het blootstaat aan nietigverklaring.

Daarmee had de Brusselse rechtbank, onverwacht, het vermoedelijk toch bij het rechte eind.

Voorlopig moet het ervoor worden gehouden dat Louboutin geen beroep kan doen op het rode zoolmerk. Alle succesvolle uitspraken ten spijt, kan Louboutin bescherming van het zoolmerk ‘op de zolen van zijn schoenen schrijven’.

En nu?
De bal ligt nu bij het Europese Hof van Justitie. Zij kan het advies overnemen of daar toch vanaf wijken. Vervolgens is het aan de Haagse rechtbank om de veelal cryptische voorschriften van het Europese Hof in concreto toe te passen.