Op voorraad houden door Amazon van inbreukmakende goederen vormt geen merkinbreuk

Met zijn arrest van 2 april 2020 heeft het Hof van Justitie van de EU (“het Hof”) – in antwoord op prejudiciële vragen van de hoogste Duitse rechter – uitleg gegeven aan de merkenrechtelijke gebruikshandeling “het in voorraad hebben” in de zin van het Unierechtelijke merkenrecht [IEF 19119]. Merkhouder Coty Germany (“Coty”) verweet twee ondernemingen uit de groep Amazon (verantwoordelijk voor de online marktplaats van Amazon) merkinbreuk wegens het in de EU (fysiek) in voorraad hebben van goederen die niet door of met toestemming van Coty op de markt in de Europese Economische Ruimte (“EER”) waren gebracht. De goederen werden in voorraad gehouden voor de adverteerders-verkopers op Amazon. Het Hof maakt duidelijk dat het in voorraad houden voor derden als zodanig onvoldoende grond biedt aan de stelling dat sprake is van merkinbreuk. Daarvan is alleen sprake als het op voorraad houden plaatsvindt met het oogmerk om zelf de goederen op de markt te brengen in de EER, welk oogmerk ontbreekt bij Amazon.

Feiten
Coty verkoopt wereldwijd parfums en is licentiehouder van, onder andere, het Uniemerk “Davidoff”. Amazon is een grote internationale webwinkel. Derde-verkopers hebben de mogelijkheid hun producten aan te bieden op de “Amazon-Marketplace”. De uiteindelijke koopovereenkomst komt tot stand tussen de derde-verkoper en de koper. Amazon biedt aan de derde-verkopers de mogelijkheid voor hen als depot te fungeren en de producten die zij verkopen op te slaan, waarna de goederen door een andere onderneming binnen de Amazon-groep worden verzonden naar de kopers. Op basis van testaankopen heeft Coty weten vast te stellen dat bepaalde goederen die op Amazon-Marketplace werden verhandeld inbreuk maakten op de merken van Coty, in die zin dat deze goederen niet door of met toestemming van Coty in de EER in het verkeer waren gebracht. Dit resulteert volgens Coty in een aantasting van het specifieke voorwerp van haar merkrechten, het zogenaamde right of first marketing. Volgens Coty leidt dat niet alleen tot merkenrechtelijke aansprakelijkheid van de derde-verkopers, maar ook van (twee ondernemingen van) Amazon, hoewel deze niet in de goederen hebben gehandeld, noch daartoe enig voornemen hadden. Het Landgericht in München besliste in eerste aanleg in het voordeel van Amazon en wees de merkinbreukvordering af, welk oordeel in hoger beroep stand hield. Naar aanleiding van het beroep in Revision (cassatie) van Coty heeft het Duitse Bundesgerichtshof het Hof van Justitie vervolgens een vraag gesteld over de uitlegging van artikel 9, lid 2, sub b, van Verordening nr. 207/2009 (oude Umvo) en artikel 9, lid 3, sub b, van Verordening nr. 2017/1001 (‘Umvo’):

Slaat een persoon goederen op "om ze te koop aan te bieden of op de markt te brengen" wanneer deze persoon de goederen voor rekening van een derde opslaat zonder van de inbreuk op de hoogte te zijn en wanneer alleen de derde van plan is de goederen aan te bieden of op de markt te brengen?

In het verwijzingsarrest geeft het Bundesgerichtshof weer hoe het antwoord naar Duits recht zou moeten luiden: ontkennend. Net als bij een eerdere beslissing in het Duitse octrooirecht mogen de beperkingen van de aansprakelijkheid van een opslagbedrijf, vervoerder of transporteur namelijk niet worden ondermijnd door de bedoelingen van de feitelijke eigenaar van de goederen toe te passen op de bedrijven die namens de verkoper handelen.

“Daartoe” in voorraad houden
Het Europese merkenrecht verleent de houder van een merk in artikel 9 lid 2 (oude Umvo) en artikel 9,lid 3 Umvo het exclusieve recht tot het “gebruik” van een merk en verbijzondert in 3 sub a-f, waar  gebruikshandelingen worden genoemd die “met name” (dus: niet limitatief) kunnen worden verboden, waaronder “het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken”.

Het Hof formuleert in punt 35 de voorliggende vraag: is de opslag door Amazon van goederen van derden die inbreuk maken op het merk van Coty een gebruikshandeling in de zin van artikel 9 UMvo?

In punt 37 overweegt het Hof – met verwijzing naar eerdere arresten – in de eerste plaats dat “gebruik” (in de zin van artikel 9, lid 2 en lid 3 UMvo; du ook in het kader van de niet-limitatieve opsomming in artikel 9 lid 3 UMvo) een actieve gedraging vereist of een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waaruit het ‘gebruik’ bestaat. Het Hof benadrukt dat immers alleen een handeling (waaruit het gebruik bestaat) kan worden gestaakt in het kader van de naleving van een verbod. Dan volgt een korte opsomming van de rechtspraak van het Hof over (het ontbreken van) de aansprakelijkheid wegens merkinbreuk door derden die betrokken zijn bij de merkinbreuk:

Punt 39: Google maakt geen inbreuk op de merken van Louis Vuitton door AdWords ter beschikking te stellen (waarmee derden merkinbreukmakende handelingen plegen) (zie in die zin arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159, punt 56);

Punt 40: e-Bay kan geen merkgebruik worden verweten door L’Oreal, vanwege het gebruik ervan op haar marktplaats door derde-verkopers (zie in die zin arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, punt 103);

Punt 41: het afvullen van blikjes energy drink waarop tekens staan afgebeeld die inbreuk maken op de merken van Red Bull levert geen merkinbreuk op door de afvuller (zie in die zin arrest van 15 december 2011, Frisdranken Industrie Winters, C‑119/10, EU:C:2011:837, punt 30);

Punt 42: de douane-entreposeur die goederen in opdracht van een derde opslaat met het oogmerk om die goederen in te voeren, zelf geen inbreuk maakt op de rechten van de merkhouder (zie in die zin arrest van 16 juli 2015, TOP Logistics e.a., C‑379/14, EU:C:2015:497, punten 42 en 45);

Punt 43: dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, betekent immers niet dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt (zie in die zin arresten van 23 maart 2010, Google France en Google, C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159, punt 57, en 15 december 2011, Frisdranken Industrie Winters, C‑119/10, EU:C:2011:837, punt 29).

Na deze opsomming komt het Hof tot een belangrijke vaststelling in punt 44, namelijk dat ook een taalkundige uitleg van de artikel 9, lid 3 sub b UMvo meebrengt dat voor merkinbreuk vereist is dat sprake is van opslag met het oogmerk om de goederen voorzien van het teken in de handel te brengen. Het Hof leidt dit af uit het woord “daartoe” (in de Franse taalversie: “a ces fins”, in de Engelse taalversie: “for those purposes” en in de Duitse: “zu den genannten Zwecken”) in de bepaling. Het gaat dus om het oogmerk waarmee de opslag plaatsvindt. Bij de derde-verkoper op Amazon moet dat oogmerk (behoudens bewijs van het tegendeel) aanwezig worden geacht: zijn verkoopaanbieding richt zich immers tot de Europese consument. Bij Amazon is dat oogmerk echter afwezig: zij slaat slechts op, zonder enig voornemen/oogmerk tot verhandeling. Het Hof komt in punt 47 dan ook tot de slotsom dat Amazon het merk niet heeft “gebruikt” en dus niet verweten kan worden merkinbreuk te hebben gepleegd: Amazon heeft de betrokken waren niet zelf te koop aangeboden of in de handel hebben gebracht; alleen de derde was voornemens de waren aan te bieden en in de handel te brengen. Bijgevolg maakt Amazon niet zelf gebruik van het (merk)teken.

Het uiteindelijke antwoord op de gestelde prejudiciële vraag  is dan ook geheel in het voordeel van Amazon: artikel 9, lid 2, onder b) van Verordening 207/2009 en artikel 9, lid 3, onder b) van Verordening 2017/1001 moeten aldus worden uitgelegd dat een persoon die voor een derde waren opslaat die inbreuk maken op een merkrecht, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, geacht moet worden deze waren niet in voorraad te hebben met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen in de zin van deze bepalingen, wanneer hij niet zelf dit oogmerk heeft.

Conclusie
Met deze uitspraak bestendigt en versterkt het Hof zijn rechtspraak waarmee derden, zoals douane-expediteurs, vervoerders en (online) marktplaatsen gevrijwaard zijn van aanspraken van merkhouders wegens merkinbreuk. Zeer welkom voor de dagelijkse praktijk van dergelijke tussenpersonen is dat pas sprake kan zijn van gebruik door het in voorraad hebben van (merkinbreukmakende) goederen als zij zelf het oogmerk hebben deze in de handel te brengen. In algemene zin ontbreekt bij tussenpersonen dat oogmerk, zodat een merkinbreukactie tegen hen niet succesvol zal kunnen zijn.