Paul Steinhauser - Reactie op Kort Commentaar bij artikel 18 nieuwe Merkenrichtlijn

De houder van het jongere merk behoudt het niet-inbreukverweer dat hij had ten tijde van de inschrijving. Evert van Gelderen en Elise Menkhorst leverden commentaar op artikel 18 van de nieuwe Merkenrichtlijn (NMR) [IEF 15798]. Volgens hen had lid 3 van dit artikel beter kunnen worden weggelaten en in ieder geval van een toelichting moeten worden voorzien. Dit vraagt om een reactie, omdat dit een aanwijzing vormt dat zij het artikel niet, althans niet helemaal hebben begrepen.

Het nieuwe artikel 18 draagt als titel “Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure”. Deze titel vind ik niet bepaald verhelderend over de betekenis van het artikel. De strekking ervan wordt duidelijker bij lezing van paragraaf 30 van de considerans van de richtlijn:

Ter wille van de rechtszekerheid en ter vrijwaring van legitiem verkregen merkenrechten, is het, zonder afbreuk te doen aan het beginsel dat een jonger merk niet kan worden tegengeworpen aan een ouder merk, passend en noodzakelijk te bepalen dat houders van oudere merken niet gerechtigd mogen zijn een weigering of nietigverklaring van een jonger merk te verkrijgen of zich te verzetten tegen het gebruik van een jonger merk, indien het jongere merk werd verkregen op een tijdstip waarop het oudere merk nietig of vervallen kon worden verklaard, bijvoorbeeld omdat het nog geen onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen of indien het oudere merk niet aan het jongere merk niet kon worden tegengeworpen omdat niet aan de noodzakelijke voorwaarden was voldaan, bijvoorbeeld wanneer het oudere merk nog geen bekendheid had verworven.

Het artikel heeft oog voor de gevolgen van een versterking van de beschermingsomvang van een merk ten gevolge van inburgering en het verkrijgen van bekendheid ten opzichte van een te goeder trouw geregistreerd jonger merk. De regeling komt er kort gezegd op neer dat als de houder van het oudere merk ten tijde van de inschrijving van het jongere merk niet met succes kon optreden tegen die inschrijving, hij dat ook later niet meer kan. Het verzet op een later tijdstip sneuvelt dus om redenen die te maken hebben met hoe het ten tijde van de inschrijving was gesteld met het oudere merk in relatie tot het jongere merk. Te weten: a) het oudere merk had ten tijde van de inschrijving van het jongere merk nog geen onderscheidend vermogen verkregen door inburgering en b) de houder van het oudere merk heeft ten tijde van de inschrijving van het jongere merk zijn merk gedurende 5 jaren niet normaal gebruikt. In het oude recht kenden we al dat het verzet van de houder van het oudere merk tegen het gebruik van het jongere merk niet slaagt omdat hij dat gebruik gedurende 5 opeenvolgende jaren heeft gedoogd. De wetgever heeft dit in art, 18 NMR opgenomen door verwijzing naar artikel 9 van de richtlijn en artikel 54 van de verordening. Systematisch hoort dit niet thuis in artikel 18 NMR, omdat het hier geen omstandigheid betreft die zich voordoet ten tijde van de inschrijving van het jongere merk. Maar het past er wel in, omdat het eveneens een omstandigheid betreft die de geldigheid van het oudere merk niet raakt.

Het artikel heeft betrekking op het verweer van de houder van het jongere merk, niet op de geldigheid van het oudere merk op het moment van de inbreukactie. Dat verklaart waarom de wetgever in lid 3 heeft bepaald dat de houder van het jongere merk in die gegeven omstandigheden het gebruik van het oudere merk niet kan verbieden. De houder van het oudere en van het jongere merk kunnen hun merkrecht dus wel uitoefenen jegens derden. Er is sprake van co-existentie van twee overeenstemmende merken op de markt. Deze co-existentie van twee overeenstemmende merken was in het oude recht slechts gegeven voor het geval van een gedogen. Het gaat het kader van deze reactie te buiten stil te staan bij de gevolgen van deze co-existentie voor de betrokken merken. Hoe de betrokken merkhouders hier het beste mee zouden kunnen omgaan.

Van Gelderen en Menkhorst hebben oog voor de heilung, dat wil zeggen dat de grond tot vervallenverklaring vervalt indien het merk alsnog in normaal gebruik wordt genomen. Inderdaad blijft heilung ook onder de nieuwe richtlijn mogelijk (Artikel 19 NMR). Ze vergissen zich echter in hun opvatting dat lid 3 de houder van het jongere merk zou weerhouden de nietig- of vervallenverklaring van het oudere merk te vorderen. Hij mag actie voeren wegens niet-gebruik van het oudere merk, maar als hij dat niet doet loopt hij het risico dat het oudere merk alsnog in gebruik wordt genomen. Dan is het gebrek van het oudere merk geheeld, zodat hij geen vervallenverklaring meer kan vorderen, maar hij mag zijn eigen merk blijven gebruiken. Dus ook hier een co-existentie. Lid 3 sluit een vordering tot nietigverklaring van het oudere merk door de houder van het jongere merk niet uit. Dood hout kan dus nog steeds worden opgeruimd. Lid 3 betreft nu juist het geval dat het hout nog leeft.

De schrijvers merken op dat artikel 18 de bewijslast niet regelt. Dat is juist, maar die regeling wordt wel gegeven in artikel 46 NWR: de bewijslast berust bij de houder van het oudere merk als de houder van het jongere merk verzoekt om dit bewijs te leveren. De houder van het oudere merk moet ook normaal gebruik bewijzen over de periode van 5 jaar voorafgaand aan de datum van inschrijving van het jongere merk.

Paul Steinhauser