Prejudiciële vragen over 'indirect commercieel gebruik voor geografisch aangeduide producten'

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 19 januari 2017, IEF 16643; IEFbe 2109; C-44/17 (Glen Buchenbach) Etikettering; bescherming geografische oorsprong; ‘indirect gebruik’. Verzoekster is een naar Schots recht opgerichte organisatie van de Schotse whiskyindustrie ter bescherming van de handel in Schotse whisky, zowel in Schotland als in het buitenland. Zij is een zaak begonnen tegen verweerder vanwege het gebruik van de aanduiding ‘Glen Buchenbach’ voor whisky die geen Scotch whisky is. Glen Buchenbach wordt door de Waldhornbrennerei in Berglen/DUI vervaardigd. Op het etiket van de door verweerder in de handel gebrachte flessen wordt vermeld dat de whisky gefabriceerd is in ‘Waldhornbrennerei Glen Buchenbach’. Verzoekster eist staking van de productie. Het woord ‘glen’ betekent ‘smalle vallei’ in Gaelisch. Ongeveer een kwart van de distilleerderijen van Schotse whisky is genoemd naar de glen waarin zij liggen.

Uit een onderzoek onder DUI consumenten in 2014 kwam naar voren dat zo’n 20% bij de term ‘glen’ aan iets Schots denkt. Verzoekster stelt dat verweerder in strijd met artikel 16 van Vo. 110/2008 handelt (bescherming geografische oorsprong) en dat sprake is van ‘indirect commercieel gebruik’ en door gebruik van de term ‘glen’ een misleidende vermelding voor de consument betreffende de herkomst van het product. De toevoeging ‘Buchenbach’ neemt verwarring bij het publiek niet weg omdat er Schotse whisky’s met dergelijke toevoegingen bestaan en Vo. 110/2008 vereist niet dat de volledige presentatie van het product een misleidende aanduiding betreft. Verweerder stelt dat het om een woordspeling gaat (Berglen in combinatie met het riviertje Buchenbach). Hij stelt dat ‘glen’ van Iers-Gaelische oorsprong is en daarin ook ‘vallei’ betekent. Het is dus geen aanduiding van een Schotse herkomst. Wat het onderzoek betreft stelt hij dat eerst zonder verband met whisky had moeten worden gevraagd of ‘glen’ een associatie met een bepaalde streek oproept. Whisky wordt nu eenmaal snel met Schotland geassocieerd.

Voor de verwijzende DUI rechter (Landgericht Hamburg) hangt het slagen van het beroep af van uitleg van artikel 16 van Vo. 110/2008. Schaadt het gebruik van het bestanddeel ‘glen’ de geregistreerde geografische aanduiding ‘Scotch Whisky’? Hij wijst op de opvatting in de literatuur van de termen ‘direct gebruik’ en ‘indirect gebruik’ in artikel 13 van Vo. 1151/2012. Een opvatting is dat bij indirect gebruik in reclame of bijsluiters wordt verwezen naar de smaak (‘smaakt als…’) maar dan zou vereist zijn dat de geografische aanduiding in één of andere vorm wordt gebruikt. Hij acht het mogelijk dat voor ‘indirect gebruik’ volstaat dat het bestanddeel bij het doelpubliek een associatie oproept. Het HvJEU heeft zich nog niet over een dergelijke vraag gebogen. Hij wijst op arrest C-4/10 en C-27/10 Bureau National Interprofessionel du Cognac e.a. (mogelijke misleiding van het publiek). De vraag is of het bestanddeel ‘glen’ geïsoleerd moet worden bezien of dat ook met de overige vermeldingen rekening moet worden gehouden, gezien het door verzoekster gevraagde totale verbod op gebruik van ‘Glen Buchenbach’. Misleiding van het publiek’ betekent volgens inmiddels vaste rechtspraak van het HvJEU dat de aanduiding van een product een deel van een beschermde benaming bevat, zodat de consument bij het zien van de naam van het product als referentiebeeld het goed waarvoor die benaming geldt, voor de geest zal komen. Of een fonetische en/of optische gelijkenis een dwingende voorwaarde voor een dergelijke voorstelling is heeft het Hof nog niet beslist. Hij legt het HvJEU de volgende vragen voor:

1. Is voor “indirect commercieel gebruik voor [...] producten” in de zin van artikel 16, onder a), van verordening (EG) nr. 110/2008 vereist dat de geregistreerde geografische aanduiding in identieke of in een vanuit fonetisch en/of optisch oogpunt vergelijkbare vorm wordt gebruikt, of volstaat het dat het aan de orde zijnde bestanddeel van het teken bij het doelpubliek op enigerlei wijze een associatie met de geregistreerde geografische aanduiding of het geografische gebied oproept?

Ingeval dat laatste volstaat: Speelt bij het onderzoek of sprake is van “indirect commercieel gebruik” dan ook een rol, in welke overige vermeldingen het aan de orde zijnde bestanddeel is ingebed, of kunnen die overige vermeldingen indirect commercieel gebruik van de geregistreerde geografische aanduiding niet verhinderen, ook niet indien het aan de orde zijnde bestanddeel vergezeld gaat van een aanduiding over de daadwerkelijke oorsprong van het product?

2. Is voor een zinspeling (“voorstelling”) op een geregistreerde geografische aanduiding in de zin van artikel 16, onder b), van verordening (EG) nr. 110/2008 vereist dat er een fonetische en/of optische gelijkenis tussen de geregistreerde geografische aanduiding en het aan de orde zijnde bestanddeel van het teken bestaat, of volstaat het dat het aan de orde zijnde bestanddeel bij het doelpubliek op enigerlei wijze een associatie met de geregistreerde geografische aanduiding of het geografische gebied oproept?

Ingeval dat laatste volstaat: Speelt bij het onderzoek of sprake is van een zinspeling dan ook een rol, in welke overige vermeldingen het aan de orde zijnde bestanddeel van het teken is ingebed, of kunnen die overige vermeldingen wederrechtelijke zinspeling door het aan de orde zijnde bestanddeel van een teken niet verhinderen, ook niet indien het aan de orde zijnde bestanddeel vergezeld gaat van een aanduiding over de daadwerkelijke oorsprong van het product?

3. Speelt bij de beoordeling of sprake is van een “andere onjuiste of misleidende vermelding” in de zin van artikel 16, onder c), van verordening (EG) nr. 110/2008 een rol, in welke overige vermeldingen het aan de orde zijnde bestanddeel is ingebed, of kunnen die overige vermeldingen misleidende vermelding niet verhinderen, ook niet indien het aan de orde zijnde bestanddeel vergezeld gaat van een aanduiding over de daadwerkelijke oorsprong van het product?

Artikel 16 onder a:

Artikel 16 Bescherming van geografische aanduidingen Onverminderd artikel 10 worden de in bijlage III geregistreerde geografische aanduidingen beschermd tegen: a) direct of indirect commercieel gebruik voor niet onder de registratie vallende producten voor zover die producten vergelijkbaar zijn met de onder de betrokken geografische aanduiding geregistreerde gedistilleerde drank of voor zover dat gebruik erop is gericht van de reputatie van de geregistreerde geografische aanduiding te profiteren;