Reactie op ‘Tous les mêmes – Vredo, octrooien, equivalentie en verleningsdossier’

Het artikel Tous les mêmes – Vredo, octrooien, equivalentie en verleningsdossier, geschreven door Alexander Tsoutsanis, [IEF 18805], is een reactie op onze noot onder Rb Den Haag 19 juni 2019, Lilly/Fresenius – Pemetrexed 2, [IEF 18534] die vandaag gepubliceerd is in de Berichten IE 2019/5 en waarin het geannoteerde vonnis direct boven de noot integraal is opgenomen. Online werd de noot voorgepubliceerd op: www.berichtenie.nl.
Zonder op alle slakken zout te zullen leggen, is een aantal correcties op zijn plaats. De auteur stelt dat wij aan de feiten van de zaak – zoals opgenomen in het vonnis - voorbij zouden gaan, omdat wij onvermeld laten dat octrooihouder Lilly in de procedure veel stellingen van gedaagde Fresenius niet of onvoldoende heeft betwist of onweersproken heeft gelaten.

Veel belang hecht hij bijvoorbeeld aan de specifieke, zelfs “krasse”, omstandigheden van deze zaak. Kort gezegd dat de octrooihouden zonder slag of stoot akkoord is gegaan met de door Examiner voorgestelde beperking tot binatrium en dus weloverwogen en vrijwillig afstand heeft gedaan van de ruimere beschermingsomvang ‘antifolaat’ tot ‘pemetrexed dinatrium’. Hij noemt talloze voorbeelden uit het vonnis waaruit dan zou blijken hoe welbewust en zonder een kik te geven Lilly de beschermingsomvang heeft beperkt tot het enige in de beschrijving genoemde voorbeeld ‘pemetrexed dinatrium’. Dat, terwijl ook ter zitting heeft Lilly heeft gezwegen met betrekking tot de vraag of de oorspronkelijke aanvrage een fout of omissie bevatte.
Over al dat zijn wij het eens.  Wij noteerden dat de afstand tijdens de verlening bewust is geweest en wijdden nota bene een subkopje aan de omstandigheid dat Lilly het bezwaar van de Examiner accepteerde zonder een discussie daarover aan te gaan.

Centraal in de noot staat echter dat dit alles niet aan een beroep op equivalentie bij de inbreukrechter in de weg staat, althans naar onze mening zou moeten staan. Waarom dat “onevenwichtig” zou zijn en “afbreuk [doet] aan de aanvaardbaarheid van rechterlijke beslissingen in het algemeen” is ons niet duidelijk geworden. De rechtbank snijdt de weg naar equivalentie voor Lilly af op basis van een reconstructie van feitelijke gedragingen van Lilly tijdens het opstellen van de aanvrage en tijdens de prosecutie waarbij zelfs aan de aard van Lilly als farmaceutische grootmacht mede betekenis wordt toegekend.
Wat wij beogen met onze annotatie blijkt uit de eerste alinea: “Deze zaak gaat wat ons betreft eigenlijk over equivalentie, hoewel dit leerstuk maar zijdelings in het vonnis aan bod komt. (…) In algemene zin onderschrijven wij de opvatting, dat je bij toepassing van de context-gebonden uitleg in de regel niet meer toekomt aan equivalentie, maar in sommige gevallen leidt het feitelijk negeren van equivalenten – want dat is dan wel waar het op neerkomt – in onze optiek tot ongewenste uitkomsten. Zowel Huydecoper als Van Peursem wijzen er op dat in die gevallen ruimte moet blijven voor een zelfstandige toets aan equivalentie. Deze zaak is hier een voorbeeld van.”
Recapitulerend brengt de noot tot uitdrukking dat:
(i)    de Examiner op grond van formele toegevoegde materie bezwaren niet anders kón oordelen dan dat de conclusies alleen ruimte lieten voor terugtrekken door Lilly op binatrium;
(ii)    verder verzet van Lilly daarom op voorhand kansloos was;
(iii)    dit debat zich afspeelde tussen de aanvrager en de octrooiverlenende instantie die niet over beschermingsomvang gaat;
(iv)    de vakman zou weten dat Lilly met de term pemetrexed het werkzame bestanddeel, het anion, op het oog had: de uitvindingsgedachte was immers het combineren van vitamine B12 met pemetrexed om bijwerking van een medische behandeling tegen te gaan;
(v)    er geen technische redenen waren om afstand te doen en er ook geen andere redenen (dan de formele bezwaren van de Examiner) waren om aan te nemen dat Lilly een tot binatrium beperkte beschermingsomvang wenste;
(vi)    niet in geschil tussen partijen was dat de uitvindingsgedachte betrekking had op het antifolaat pemetrexed, dat wil zeggen de het actieve bestanddeel, het pemetrexed anion;
(vii)    de inbreukrechter om die redenen en onder die omstandigheden tot het oordeel had kunnen komen (en volgens ons: zou hebben moeten komen) dat pemetrexed tromethamine een inbreukmakend equivalent is.

Erg vreemd is de conclusie die wij trekken overigens niet. Zie de kernoverweging van het hof in kort geding in deze zaak (rov. 4.26):
Naar het oordeel van het hof staat een tijdens de verleningsprocedure gedane beperking van de conclusies (en daarmee samenhangende aanpassingen van de beschrijving), op aanwijzing van de Examiner wegens een op artikel 123 lid 2 EOV (toegevoegde materie) gebaseerd bezwaar, er niet aan in de weg dat een octrooihouder zich beroept op toepassing van artikel 2 van het Protocol (equivalentie) bij de vaststelling van de beschermingsomvang van de conclusies van een octrooi.

Onze verwijzing naar Medinol/Cordis is denken wij, wél steekhoudend (en instructief). Immers, in die zaak werd door de gedaagde hetzelfde verweer gevoerd. Uit het geannoteerde vonnis wordt duidelijk dat Fresenius zich erop beroept dat Lilly niet de discussie met de Examiner is aangegaan waardoor derden zouden hebben kunnen menen dat Lilly eigenlijk helemaal geen bescherming die verder ging dan pemetrexed binatrium wilde. (De rechtbank lijkt gevoelig te zijn geweest voor dit verweer.)
Maar eenzelfde dat een dergelijke lijn van argumentatie niet doeltreffend is was al geoordeeld in voornoemd Medinol/Cordis arrest waarin het hof overwoog “In het licht van deze praktijk (1) kan niet van Medinol worden verlangd een discussie met de Examiner aan te gaan". In de kort geding procedure was de voorzieningenrechter niet gevoelig voor dit verweer van Fresenius met een verwijzing naar Medinol/Cordis in zijn vonnis in rov. 4.6.7. Zo vreemd is een bespreking van Medinol/Cordis dus niet.

De auteur hoeft LJ Arnold niet aan te halen voor zijn stelling dat de rechtbank als een onafhankelijk tribunaal is opgetreden. De suggestie dat wij anders zouden hebben gemeend, is eigenaardig. Evenmin hebben wij betoogd dat de rechtbank geen inzicht zou hebben gegeven in hoe zij tot haar oordeel is gekomen. Dat heeft de rechtbank wél gedaan en zelfs zeer nauwkeurig en helder. Wij kunnen ons in de gedachtegang van de rechtbank echter niet vinden. Niet omdat wij ‘voor’ Lilly en ‘tegen’ Fresenius zouden zijn of suggesties van soortgelijke strekking, maar om redenen die wij gedetailleerd uiteenzetten in onze noot.

Wij stellen niet dat equivalentie “weg” zou zijn, maar wel dat art. 2 van het Protocol op deze manier tot een dode letter verwordt. De titel, (“Weg van teruggeweest, equivalentie in Nederland”) is evident een woordspeling en beoogt te onderstrepen dat de feiten van deze zaak de Engelse Supreme Court nota bene noopten equivalentie weer een rol te geven in het bepalen van de beschermingsomvang, terwijl die rol nu juist vrijwel leek te zijn uitgespeeld in Engeland.(2)
Conclusie PG in de kort geding zaak staat op de rol van 10 januari 2020. Pleidooi in het hoger beroep van de bodemzaak staat voor 20 januari 2020.

Amsterdam, 15 november 2019
Rutger Kleemans
Jelle Drok

1) Dezelfde praktijk als in deze zaak aan de orde, namelijk het toepassen van de novelty test voor added matter.
2) Zie daarover het artikel van Kleemans: “Terug van weggeweest; equivalentie in het Verenigd Koninkrijk. Een korte signalering over beschermingsomvang in het VK na de pemetrexed beslissing van de Supreme Court”, Berichten IE 2017/6.