Bewijs toegelaten tegen verweer dat dat RUBY voor verwarmingsinstallaties vervalrijp was in 2008

Hof Amsterdam 14 februari 2017, IEF 16732; IEFbe 2141; ECLI:NL:GHAMS:2017:448 (Essegé tegen Ruby Décor) Merkenrecht. Verval. Bewijs. Beroep na IEF 15184. Essegé, in België gevestigd, gebruikt thans het merk RUBY voor verwarmingsinstallaties, dat zij in 1994 ook had gedeponeerd. Ruby Décor, in Nederland gevestigd, gebruikt sinds 2000 het merk RUBY FIRES voor haarden en heeft het op 14 maart 2008 ook gedeponeerd. Essegé vordert onder meer staking van het merk RUBY, RUBY FIRES en/of RUBY DÉCOR. Ruby Décor voert verweer dat het merk in 2008 vervalrijp was (ex art. 2.27 leden 3 en 4 BVIE). Essegé wordt toegelaten tot getuigenbewijs ervan dat zij in de periode van vijf jaar vóór 14 maart 2008 binnen de Benelux het merk RUBY voor verwarmingsinstallaties normaal heeft gebruikt.

3.5 Alvorens over te gaan tot de behandeling van de grieven 3 en 4 (die betrekking hebben op het oordeel van de rechtbank over de soortgelijkheid van de betrokken waren) zal het hof het verweer van Ruby Décor beoordelen dat Essegé gedurende een periode van vijf jaar in het geheel geen (normaal) gebruik heeft gemaakt van het merk RUBY voor verwarmingsapparaten, voorafgaand aan het depot op 14 maart 2008 van het merk RUBY FIRES door Ruby Décor. Indien dit verweer slaagt, kan - naar Ruby Décor terecht betoogt - Essegé zich niet verzetten tegen het gebruik van het merk RUBY FIRES door Ruby Décor en kan zij evenmin de nietigheid van het merk RUBY FIRES inroepen, omdat het depot van voornoemd merk is verricht in de periode waarin het door Essegé ingeroepen merk RUBY vervalrijp was (art. 2.27 lid 3 resp. lid 4 BVIE).

3.6 Aangezien Essegé aan haar onder 3.2 omschreven vordering ten grondslag legt dat zij als houdster van het oudste depot rechthebbende is op het merk RUBY voor verwarmingsinstallaties en Ruby Décor gebruik van dit merk door Essegé betwist, rust de bewijslast onder deze omstandigheden op Essegé. Het is aan Essegé om te bewijzen dat zij het merk RUBY in de periode 14 maart 2003 tot 14 maart 2008 binnen de Benelux normaal heeft gebruikt.

3.8 Essegé heeft evenwel nader bewijs aangeboden door middel van het horen van [M.] (commercieel directeur van Essegé) en [E.] (hoofd after sales bij Essegé) als getuigen. Het hof zal Essegé derhalve toelaten tot bewijslevering als onder 3.6 omschreven en daartoe een datum voor getuigenverhoor bepalen. Met het oog daarop wordt partijen verzocht hun verhinderdata op te geven voor de komende maanden. Het hof merkt thans reeds op dat [M.] als directeur van Essegé een partijgetuige is aan wiens verklaring op grond van artikel 164 lid 2 Rv slechts beperkte bewijskracht toekomt.

3.9 Gelet op het te leveren bewijs met het daaraan verbonden procesrisico en ter vermijding van verdere kosten geeft het hof partijen in overweging te bezien of zij na dit tussenarrest de zaak alsnog in der minne kunnen regelen.