Merkenrecht  

Vzr. Rb. Midden-Nederland 30 april 2025, IEF 22703; ECLI:NL:RBMNE:2025:2300 (Provincie Utrecht tegen gedaagde). De Provincie Utrecht is eigenaar van monumentaal pand [locatie 1], wat gedaagde tot mei 2024 heeft geëxploiteerd. Gedaagde heeft destijds het Benelux-woordmerk ‘[locatie 1]’ geregistreerd, en heeft dit merk bij beëindiging van de exploitatie overgedragen aan de Provincie. Ondanks deze overdracht gebruikt gedaagde het teken nog steeds op haar website en in een deeplink. Volgens de Provincie levert dit gebruik merkinbreuk op volgens artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE. Het merk is ingeschreven voor onder meer de organisatie van commerciële en culturele evenementen, tijdelijke huisvesting en restauratie. De Provincie stelt dat het teken in het economische verkeer wordt gebruikt voor dezelfde diensten, nu gedaagde via haar website verwijst naar andere locaties die zij exploiteert en daarvoor het teken [locatie 1] inzet ter promotie, en verzoekt de rechtbank te oordelen dat dit gebruik dient te worden gestaakt.

Hof Den Haag 8 april 2025, IEF 22699;ECLI:NL:GHDHA:2025:735 (DR tegen HP). Appellant Digital Revolution BV (hierna: DR) exploiteert de webshop 123inkt.nl, net als buitenlandse zusterbedrijven met vergelijkbare webshops. Via deze webshops worden originele, ongebruikte HP-cartridges verkocht zonder buitenverpakking, aangeduid als ‘milieuproduct’. Deze cartridges die door DR worden aangeboden, zijn voorzien van een of meer HP-merken, namelijk het woordmerk 'HP' en twee beeldmerken. De cartridges zijn afkomstig van retouren, recyclers of opkopers en kunnen 10 tot 17 jaar oud zijn. DR verkoopt deze cartridges voor de prijs van nieuwe exemplaren. HP vordert onder meer een verkoopverbod wegens merkinbreuk onder artikel 9 lid 2 sub a UMVo en wegens onrechtmatig handelen, waaronder misleidende handelspraktijken en ongeoorloofde misleidende reclame. Ook vordert HP een rectificatie. Deze zaak betreft het hoger beroep op de inbreukzaak en het executie kort geding. De rechtbank acht zich uitsluitend bevoegd ten aanzien van het Nederlandse bedrijf van DR. De voorzieningenrechter achtte zich uitsluitend bevoegd ten aanzien van het Nederlandse bedrijf van DR en wees HP’s vordering deels toe. DR werd verboden om cartridges zonder originele buitenverpakking te verkopen wegens merkinbreuk. De overige vorderingen, waaronder de vordering inzake misleidende milieuclaims, werden afgewezen.

Vrz. Rb. Den Haag 6 mei 2025, IEF 22693; IT 4857; ECLI:NL:RBDHA:2025:7975 (IEH tegen Ice Labs). Intercontinental Exchange Holdings (hierna: IEH), een in de VS gevestigd internationaal dienstverlener in de financiële sector en houder van het Uniewoordmerk ‘ICE’ voor cryptovaluta en aanverwante diensten, stelt dat Ice Labs merkinbreuk maakt op haar merkrechten. Ice Labs biedt onder de naam “Ice Open Network” een gedecentraliseerd blockchain-netwerk aan. Daarnaast gebruikt ze het teken “ICE” onder meer als naam van een cryptomunt, en ook in aanduidingen als “Ice Labs” en “ice blockchain”. Op 26 januari 2024 sommeerde IEH Ice Labs het gebruik van deze tekens te staken en de domeinnaam over te dragen. Ice Labs betwist de merkinbreuk, maar heeft wel enkele aanpassingen doorgevoerd, waaronder het opnemen van een disclaimer op haar website en het vermelden dat zij onderdeel is van de “LeftClick Group”. In reactie op de procedure zegde Ice Labs toe de naam “ICE-Wallet” te veranderen naar “ION-Wallet” en de ticker van de munt aan te passen van “ICE” naar “ION”, uiterlijk per 31 juli 2025. IEH baseert de vordering op artikel 9 lid 2 sub a en/of b UMVo wegens het zonder toestemming gebruiken van de tekens “ICE” voor soortgelijke waren en diensten. De voorzieningenrechter acht zich bevoegd, nu IEH via haar dochteronderneming ICE Clear NL daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten verricht in Nederland, namelijk het aanbieden van clearingdiensten voor Europese aandelenderivatenproducten. De stelling van Ice Labs dat deze entiteit geen vestiging van IEH zou zijn vanwege het ontbreken van een eigen website of telefonische bereikbaarheid, overtuigt de voorzieningenrechter niet.

Gerecht van de Europese Unie 7 mei 2025, IEF 22694; IEFbe 3911; ECLI:EU:T:2025:446 (RTL Group Markenverwaltungs GmbH tegen EUIPO, Marcella Örtl). Het Gerecht behandelt twee samenhangende zaken tussen RTL Group Markenverwaltungs GmbH en het EUIPO. In beide zaken staat de vraag centraal of de beeldmerken ‘RTL’ vervallen moet worden verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik. In beide procedures ligt ten grondslag dat Marcella Örtl een verzoek indient tot vervallenverklaring van het Uniemerk RTL, stellende dat dit merk in de periode van vijf jaar voorafgaand aan haar verzoek niet normaal is gebruikt voor de ingeschreven waren en diensten. De nietigheidsafdeling wijst dit verzoek deels toe. RTL stelt beroep in, dat door de Kamer van Beroep deels gegrond en deels ongegrond wordt verklaard. RTL brengt beide zaken vervolgens voor het Gerecht.

Vzr. Rb. Noord-Nederland 18 april 2025, IEF 22687; LS&R 2292 (Ausnutria tegen Pharmalys). Pharmalys houdt zich bezig met de productie en distributie van babymelkpoeder, onder meer onder de merknaam Swisslac. Voor die productie werkt Pharmalys samen met verschillende producenten, waaronder Ausnutria. In de landen waar Pharmalys actief is, werkt zij vaak met exclusieve distributeurs. Zo werkt zij sinds 2013 samen met het Egyptische bedrijf Eagles. De Swisslac-producten worden geproduceerd door onder meer Lypack (rechtsvoorganger van Ausnutria) en later Ausnutria, met medeweten en instemming van Pharmalys. Eagles verkoopt deze producten in Egypte onder een exclusieve distributieovereenkomst en draagt royalty’s af aan Pharmalys voor het merkgebruik. In de jaren daarna worden diverse overeenkomsten gesloten tussen Pharmalys, Eagles en Ausnutria. In 2021 stelt Eagles Ausnutria aan als exclusieve leverancier voor de productie van Swisslac-producten. In 2023 bevestigt Pharmalys schriftelijk dat Eagles mag samenwerken met een voorkeursproducent, waarop Eagles met Ausnutria blijft samenwerken. Een jaar later sluiten zij een nieuwe distributieovereenkomst waarin Pharmalys wil dat twee andere producenten, onderdeel van hetzelfde concern, de Swisslac-producten zal produceren. Wegens financiële instabiliteit wil Eagles blijven produceren via Ausnutria. Over deze afwijking is gecorrespondeerd en heeft Pharmalys een concept Royalty Agreement opgesteld. Op 13 februari 2025 legt Pharmalys echter conservatoir beslag op babymelkpoeder van Ausnutria met het Swisslac-merk wegens merkinbreuk. Ausnutria is daarom dit kort geding gestart om het beslag op te heffen. Volgens Ausnutria heeft Pharmalys in strijd met artikel 21 Rv gehandeld door in het beslagrekest cruciale feiten te verzwijgen over de concept Royalty Agreement.

Gerecht van de Europese Unie 30 april 2025, IEF 22683; IEFbe 3909; ECLI:EU:T:2025:421 (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel tegen EUIPO, Combe International LLC). Het Gerecht wijst het beroep af van Dr. August Wolff tegen de beslissing van het EUIPO, waarin het merk Vagisan ongeldig is verklaard. Combe International heeft een verzoek tot nietigverklaring ingediend op basis van twee eerder in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merken met de naam VAGISIL. Deze merken zijn geregistreerd voor waren in de cosmetische en farmaceutische sector. De Kamer van Beroep stelde vast dat de betrokken waren identiek of soortgelijk waren en dat de merken visueel en fonetisch gemiddeld overeenstemden. Volgens de Kamer was er sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek, bestaande uit vrouwen en professionals, van wie het aandachtsniveau varieerde van bovengemiddeld tot hoog. De gemeenschappelijke beginletters ‘vagi’, ook al hadden die slechts een zwakke onderscheidende kracht, vielen op door hun plaatsing en lengte. De eindletters ‘san’ en ‘sil’ verschilden, maar dat deed volgens de Kamer niet af aan de gelijkenis.

Gerecht van de Europese Unie 30 april 2025, IEF 22682; IEFbe 3908; ECLI:EU:T:2025:418 (Laura Food Srl tegen EUIPO, Morghati Abderrahim). Laura Food Srl verzoekt het Gerecht om vernietiging van de beslissing van de Kamer van Beroep. In die beslissing is het beroep van Laura Food tegen een eerdere beslissing van de oppositieafdeling afgewezen. Volgens die eerdere beslissing bestaat er verwarringsgevaar tussen het aangevraagde EU-beeldmerk van Laura Food en twee oudere EU-beeldmerken die toebehoren aan Morghati Abderrahim. De merken bevatten onder andere de elementen ‘4011’ en ‘b 552’ en zijn ingeschreven voor thee. Het Gerecht stelt vast dat de betrokken waren identiek zijn. Het relevante publiek bestaat uit consumenten in de Europese Unie met een aandachtsniveau dat, ten hoogste, gemiddeld is. Bewijsstukken die Laura Food heeft ingediend om die beoordeling te betwisten, worden niet aanvaard omdat zij pas in beroep zijn overgelegd.

Hof Amsterdam 15 april 2025, IEF 22679; ECLI:NL:GHAMS:2025:1001 (Appellant tegen geïntimeerde). Appellant beschikt over Benelux-merkinschrijvingen: een beeldmerk met woordelementen waarin het woord ‘DESKTOP TAXATIE’ voorkomt, en een woordmerk ‘DESKTOP TAXATIE’. Zij gebruikt deze voor een door haar aangeboden taxatievorm waarbij de taxateur de taxatie op afstand uitvoert, zonder het onroerend goed fysiek te bezoeken. Geïntimeerde richt zich eveneens op het aanbieden van deze taxatievorm en noemt dit een ‘Desktoptaxatie’. Appellant verzet zich hiertegen en doet een beroep op merk- en handelsnaamrechten en op artikel 6:162 BW. De voorzieningenrechter wees deze vordering af, met als reden dat het aannemelijk was dat de bodemrechter zou oordelen dat ‘desktoptaxatie’ een generieke en gebruikelijke term is voor een taxatie op afstand, vanachter een bureau [zie IEF 21693]. In hoger beroep bekrachtigt het hof deze uitspraak, ondanks het feit dat de vordering tot doorhaling van het merk ‘DESKTOP TAXATIE’ door het BBIE werd afgewezen [zie IEF 22358]. Appellant voert in hoger beroep veertien grieven aan op basis waarvan zij concludeert tot vernietiging van het bestreden vonnis en alsnog toewijzing van de afgewezen vorderingen.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 17 april 2025 IEF, 22675, IEFbe 3907; Oppositienr. 2019062 & 2019063 (Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs tegenVereniging VBO Makelaar). De Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs heeft oppositie ingesteld tegen de registratie van twee certificeringsmerken aangevraagd door de Vereniging VBO Makelaar. Het betreft enerzijds de aanvraag van het woordmerk E-RT en anderzijds de aanvraag van het gecombineerde woord-/beeldmerk ERT, waarin naast de letters ERT een ster en de woorden Europees Register Taxateur zijn opgenomen. De opposities zijn gebaseerd op het oudere certificeringsmerk RT, dat is ingeschreven als Benelux-certificeringsmerk voor diensten in de klassen 35 en 36. Dit merk wordt gebruikt ter aanduiding van personen die zijn gecertificeerd als Register-Taxateur. De opposant toont aan dat het merk RT gedurende de relevante periode, van 26 juni 2018 tot 26 juni 2023, normaal is gebruikt. De overgelegde bewijzen, waaronder websites en LinkedIn-profielen van gecertificeerde taxateurs, bevestigen dat het merk in overeenstemming met het toepasselijke gebruiksreglement wordt gebruikt om de betrokken diensten te certificeren. Het Bureau acht het normale gebruik hiermee voldoende aangetoond.

HvJ EU Conclusie A-G 27 maart 2025, IEF 22669; ECLI:EU:C:2025:221 (PMJC tegen [W] [X]). Deze zaak draait om de prejudiciële vraag of een merk dat overeenkomt met de familienaam van een ontwerper vervallen kan worden verklaard als het merk na overdracht wordt gebruikt op een manier die bij het publiek de onterechte indruk wekt dat de oorspronkelijke ontwerper nog steeds bij het ontwerp van de producten betrokken is. De zaak betreft het merk [W] [X], die hiervoor toebehoorde aan ontwerper [W] [X], maar na het faillissement van diens bedrijf zijn overgedragen aan PMJC. [W] [X] werkte aanvankelijk nog samen met PMJC, maar die samenwerking eindigde in 2015. Toen PMJC het merk bleef gebruiken en [W] [X] zelf onder een nieuwe naam actief werd, ontstond een conflict. PMJC stelt dat [W] [X] inbreuk maakt op haar merkrechten, terwijl [W] [X] de vervallenverklaring van de merken vorderde wegens de misleiding dat hij nog steeds betrokken was. De Franse Cour de cassation legt de vraag voor aan het Hof van Justitie of misleidend gebruik van een familienaam als merknaam tot een vervallenverklaring kan leiden onder de Merkenrichtlijn. PMJC haalt bij de vordering het arrest Emanuel aan, waarin het Hof oordeelde dat het enkele verbreken van de band tussen een ontwerper en het merk dat zijn naam draagt, niet automatisch leidt tot misleiding van het publiek en dus tot vervallenverklaring van het merk. Partijen verschillen echter van mening over de uitleg van dit arrest, waarnaar de Cour de cassation de zaak schorste en om een prejudiciële beslissing heeft verzocht.