Advies AG: sta-zakje Capri Sun zodanig technisch bepaald dat inschrijving nietig is

AG bij de Hoge Raad 29 maart 2019, IEF 18421; ECLI:NL:PHR:2019:433 (Capri Sun tegen Riha Wesergold) Merkenrecht. Techniekuitzondering art. 2.1 lid 2 BVIE (oud). Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het Benelux driedimensionaal vormmerk. Het hof oordeelde [IEF 17379] met de rechtbank Amsterdam [IEF 14511] dat het vormmerk nietig is. Zijn de wezenlijke kenmerken van een vormmerk, dat betrekking heeft op een sta-zakje voor vruchtensap, zodanig technisch bepaald dat de inschrijving nietig is? De AG concludeert tot afwijzing van het cassatieberoep. Uitleg rechtsregels uit HvJ EG 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377, NJ 2003/481 (Philips/Remington) [IEF2853].

2.12. In Philips/Remington was het vormmerk de alom bekende roterende scheerkoppen uit een ‘Philishave’ voorwerp van een geldigheidsaanval op grond van de techniekexceptie. Het Hof gaf aan dat de techniekuitzondering beoogt te voorkomen dat een vorm kan worden ingeschreven waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. De ratio is te verhinderen dat een merkhouder een monopolie krijgt op technische oplossingen waarnaar de consument mogelijk in de waren van concurrenten zoekt (punt 78). Een inschrijving van een dergelijke vorm als merk zou concurrenten de mogelijkheid ontnemen om een product met een dergelijke functie aan te bieden, althans hun beletten de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun producten vrij te kiezen (punt 79). Vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie, moeten door eenieder ongestoord kunnen worden gebruikt (punten 80 en 82). De techniekuitzondering geldt daarom ook als de betreffende technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen (punten 81 en 83). Dat is een duidelijke keuze voor de 'apparaatgerichte leer' of concurrerende theorie (beoordeling of de vorm zelf een technisch effect sorteert, anders gezegd: of de technische functie de enige factor is die bepalend is voor de vorm) en niet voor de 'resultaatgerichte leer' (beoordeling of het nodig is om de betreffende specifieke vorm te kiezen om het technisch resultaat te bereiken en als er als er alternatieven zijn met hetzelfde technische effect, dan gaat de techniekexceptie niet op, ook bekend onder het begrip ‘multiplicity of forms’).

2.13. In de zaak Henkel werd de weigering om een fles voor vloeibaar wasmiddel als vormmerk in te schrijven aangevochten. Henkel betoogde dat de in Philips/Remington genoemde ratio van de techniekuitzondering niet extensief kan worden uitgelegd als ook betrekking hebbend op vormmerken voor de verpakking van een product. Henkel wees erop dat geen enkele marktdeelnemer wordt belet om vloeibaar wasmiddel op de markt te brengen en dat het na inschrijving alleen niet mogelijk is om de gekozen presentatie, fles of dop te gebruiken (punt 20). Het Hof volgde dat standpunt niet en overwoog dat bepaalde waren (zoals korrels, poeder of vloeistof) geen intrinsieke vorm hebben en alleen verpakt aan de man kunnen worden gebracht. De verpakking geeft dan aan de waar haar vorm. Voor het onderzoek van een merkaanvraag moet de verpakking in die gevallen gelijk worden gesteld met de vorm van de waar (punten 33-37). 

2.14. Lego Juris ziet op de nietigverklaring van een vormmerk voor legoblokjes. Het Hof herhaalde en verduidelijkte de regels uit Philips/Remington. Aan de voorwaarde dat het teken ‘uitsluitend’ bestaat uit een vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, is voldaan wanneer alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan een technische functie (punten 51-52). Het Hof achtte niet van belang dat de concurrenten ook speelblokjes met een andere vorm en afmeting op de markt kunnen brengen, een bevestiging van de apparaatgerichte leer. Die omstandigheid laat namelijk onverlet dat inschrijving van de legoblokjes als vormmerk een sterke beperking zou opleveren van de mogelijkheden voor concurrenten om vormen van de producten op de markt te brengen waarin dezelfde technische oplossing is gebruikt (punt 59). Wel is het zo dat de techniekuitzondering geen toepassing vindt als de merkaanvraag betrekking heeft op een vorm waarin een niet-functioneel element, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol speelt. De reden is dat een concurrent in dat geval een vorm zal kunnen gebruiken waarin het niet-functionele element van de vorm van de merkhouder ontbreekt (punt 72). Het oordeel dat alle elementen van de legoblokjes – met uitzondering van de kleur – functioneel zijn bepaald, blijft in stand (punt 74). 

2.15. Kit-Kat is een oppositiezaak tegen een aanvraag voor de inschrijving van een vormmerk voor een tabletvormige chocoladereep met een drietal inkepingen. Het Hof gaat hier in op de situatie dat er drie wezenlijke kenmerken zijn waarvan één door de aard van de waar is bepaald en twee noodzakelijk zijn voor een technische uitkomst. Volgens het Hof kan het merk in zo’n geval niet worden ingeschreven als één van de weigeringsgronden volledig van toepassing is op de betreffende vorm. Is geen van de drie weigeringsgronden volledig van toepassing, dan mag de inschrijving van het merk niet worden geweigerd (punten 46-51). Verder heeft het Hof herhaald dat de ratio van de techniekuitzondering is te verhinderen dat de merkhouder een monopolie verkrijgt op technische oplossingen waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (punt 44). Van belang is ten slotte dat de techniekuitzondering volgens het Hof zo moet worden uitgelegd dat deze ziet op de manier waarop het betreffende product functioneert en niet op de manier waarop het wordt vervaardigd (punten 53-57).

2.46. Uitleg van gedingstukken is voorbehouden aan het hof als hoogste feitenrechter, zodat die uitleg in cassatie alleen op begrijpelijkheid kan worden getoetst. 
In de aangehaalde passages is, naar Riha volgens mij terecht heeft aangevoerd, niet uitdrukkelijk de stelling betrokken dat ‘de alternatieve vormen in liggende staat een min of meer rechthoekige vorm hebben, in combinatie met de mogelijkheid om deze op stabiele wijze rechtop te zetten’. Belangrijker in dit verband: ook is niet expliciet gesteld dat aan alternatieve vormen dezelfde gebruiksvoordelen inherent zijn. 
Bij zeer welwillende lezing kan mogelijk uit mvg 61 worden afgeleid dat daar impliciet wordt gesteld dat aan de alternatieve vormen dezelfde gebruiksvoordelen inherent zijn, maar dat lijkt mij te veel trekken hebben van ‘hindsight’. Capri Sun stelt daar alleen dat de alternatieve verpakkingen illustreren dat de vorm van haar sta-zakje niet nodig is om een technische uitkomst te bereiken. Daar moet dan bij gedacht worden dat de technische uitkomst in dit geval voor een belangrijk deel bestaat uit elementen van gebruiksgemak (vgl. rov. 3.3.2.). In dat licht zou dan uit mvg 61 moeten worden opgemaakt dat de alternatieve vormen dezelfde gebruiksvoordelen (kunnen) hebben. 
Ook die welwillende lezing maakt de beperktere uitleg van het hof echter niet onbegrijpelijk in cassatie-technisch opzicht. In cassatie is niet aangevoerd dat Riha de stellingname van Capri Sun in hoger beroep in de nu door Capri Sun verdedigde zin zou hebben opgevat. Ook overigens is in cassatie niets aangevoerd waaruit volgt dat de beperktere lezing onbegrijpelijk is. Subonderdeel II.I stuit daar op af. De eerste pijler blijft daarmee overeind, zodat eigenlijk al geen belang meer bestaat bij de nu te behandelen klacht tegen de tweede pijler.

2.49. De techniekuitzondering beoogt inderdaad te voorkomen dat de merkhouder een in tijd onbeperkt monopolie verkrijgt op de technische kenmerken van een product (zoals hiervoor uiteengezet in 2.9). De uitzondering is echter niet beperkt tot gevallen waarin een serieus gevaar voor monopolisering speelt. Volgens Philips/Remington is de strekking van de techniekuitzondering ook dat concurrenten niet mogen worden beperkt in hun vrijheid om technische oplossingen te kiezen. De uitzondering geldt ook als er andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen (zie hiervoor in 2.12). Deze uitgangspunten uit Philips/Remington gelden volgens mij onverkort voor de verpakking van vormeloze waar. Dat lijkt mij te volgen uit het arrest Henkel (in gelijke zin s.t. Riha 4.29). In die zaak oordeelde het Luxemburgse hof dat bij waren zonder intrinsieke vorm de verpakking gelijk moet worden gesteld met de vorm van de waar (zie hiervoor in 2.13). In zoverre is sprake een acte éclairé. Het stellen van prejudiciële vragen is dan ook niet aangewezen. Op dit laatste ketst de tweede rechtsklacht af.

2.50. In onze zaak gaat het om een verpakking voor vormeloze waar (vloeistof). Het hof heeft dus terecht de rechtsregels uit Philips/Remington toegepast en hoefde niet nader in te gaan op de stelling dat de vormeloze waar in elke denkbare vorm kan worden aangeboden, terwijl de verpakking ervan ook elke denkbare vorm kan hebben. Die stelling laat namelijk onverlet dat een vormmerk op het sta-zakje concurrenten zou beperken in hun vrijheid om technische oplossingen te kiezen en dat beoogt de techniekuitzondering te voorkomen. Dat tekent het lot van de eerste rechtsklacht. 
Het pleidooi van Capri Sun om hier te verfijnen en de Philips/Remington-doctrine te reserveren voor intrinsiek vormvaste waren (zoals scheerkoppen, speelgoedbouwsteentjes, chocoladerepen en handvatten van messen), maar niet toe te passen op intrinsiek vormvrije waren zoals vloeistoffen die altijd een verpakking nodig hebben (vgl. s.t. 62-79), een betoog dat (ook) aanhangers heeft in literatuur en rechtspraak, kan (of beter: moet) vanwege de hiervoor gegeven redenering in onze zaak volgens mij blijven rusten. 
Voor het geval Uw Raad hier anders over zou oordelen, is bij s.t. 83 door Capri Sun een tweetal prejudiciële vragen voorgesteld. In mijn optiek gaan deze uit van een feitensubstraat dat niet volledig leest op onze zaak, zodat we aan deze vragen ook zo bezien niet toe kunnen komen.

2.64. Subonderdeel III.II berust volgens mij op een verkeerde lezing van het arrest, zodat de klacht feitelijke grondslag mist en zodoende evenmin tot cassatie kan leiden. Het subonderdeel gaat ervan uit dat het hof zijn oordeel dat de vorm van het sta-zakje en het gebruik van de folie geen slaafse nabootsing opleveren mede heeft gegrond op het verschil in uiterlijk en opdruk. Dat lijkt mij niet het geval. Het hof heeft aan zijn oordeel over de vorm en de folie ten grondslag gelegd dat het hier gaat om kenmerken die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen en dat het gebruik van dezelfde technische oplossing op zich geen onrechtmatige slaafse nabootsing oplevert. De overige aspecten van het uiterlijk van de sta-zakjes die niet noodzakelijk zijn voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan zijn vervolgens apart beoordeeld. Wat die aspecten betreft is het hof van oordeel dat Riha voldoende afstand houdt van het sta-zakje van Capri Sun om onnodig verwarringsgevaar te voorkomen. Het hof verwijst daarvoor naar de prominent in beeld gebrachte andere merknaam, de nadere stijl/lettertype van de opschriften en andere gebruikte (achtergrond) kleuren. Deze beoordeling is feitelijk van aard en in cassatie (dan ook) niet bestreden. Deze beoordelingswijze van het hof is volgens mij, in de woorden van Riha’s s.t. 4.35, methodisch ‘volgens het boekje’.
Dit oordeel is in mijn optiek ook goed te volgen. Waar het bij slaafse nabootsing in wezen op neerkomt, is dat moet worden gewaakt voor het onnodig verwarring wekken met een nabootsing die even deugdelijk en bruikbaar is als het nagevolgde product, welke even deugdelijke en bruikbare nabootsing op zichzelf geoorloofd is, bij gebreke van IE-rechten die daar een stokje voor steken en daarbij moet gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval. Dat verwarring kan worden gewekt door die nabootsing wordt op de koop toe genomen, als dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid nu eenmaal onvermijdelijk is, zoals hier in de ogen van het hof gebruik van de dezelfde vorm en het foliemateriaal. Door wel flink af te wijken waar dat mogelijk was zonder een “technisch” inferieur product neer te zetten, is Riha niet tekort geschoten in haar verplichting af te wijken waar mogelijk met het oog op vermijding van verwarring. Zij heeft naar het feitelijk oordeel van het hof aan die verplichting voldaan met een (sterk) afwijkende opdruk en opmaak. 
Daar stuiten zowel de rechts- als de motiveringsklacht volgens mij op af.