Algeheel verbod op refereren naar merk gaat te ver

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2023, IEF 21549 ECLI:NL:GHARL:2023:5659, (Purple Q c.s./Xiltrix International) In dit kort geding kijkt het gerechtshof naar de vraag of het vonnis van de voorzieningenrechter moet worden vernietigd. Xiltrix ontwikkelt hard- en software voor monitoring- en alarmsystemen in laboratoriumomgevingen en heeft daartoe enkele merken ingeschreven onder de naam 'Xiltrix'. Een ex-werknemer van Xiltrix richt met zijn broer het bedrijf Purple Q op, dat zich onder andere bezighoudt met het onderhoud van Xiltrix' software. Xiltrix beroept zich, onder andere, op haar merkrecht. Xiltrix wendt zich tot de voorzieningenrechter, welke oordeelt dat Purple Q op geen enkele manier het merk van Xiltrix mag noemen, op grond van merkinbreuk en misleidende reclame. Purple Q gaat in hoger beroep.

Met haar grieven betoogt Purple Q dat er geen sprake was van merkinbreuken en dat het vonnis van de voorzieningenrechter ten dele dient te worden vernietigd. Het hof oordeelt dat er in dit geval geen sprake is van een wettelijke beperking op het merkenrechht, namelijk van verwijzend of refererend merkgebruik. Purple Q heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij dezelfde dienstverlening kan verzorgen als XiltriX zelf en heeft daarbij onjuiste informatie verstrekt in haar referentie naar het merk van Xiltrix. Het hof is daarentegen wel van mening dat de getroffen voorzieningen te ver gaan. Purple Q mag refererend gebruik maken van het merk van Xiltrix, zolang zij de juiste informatie verstrekt. Het vonnis wordt vernietigd voor het gedeelte waarin de voorzieningenrechter een algeheel verbod op het refereren naar het merk van Xiltrix betreft. Voor de rest wordt het bekrachtigd. 

5.14 Purple Q c.s. hebben echter wel gelijk dat het algehele verbod tot het noemen van het merk Xiltrix door Purple Q, zoals dat door de voorzieningenrechter in de eerste veroordeling is opgenomen, te ver gaat. Zoals het hof hiervoor heeft overwogen is refererend merkgebruik onder voorwaarden wel toegestaan. Purple Q en [appellant2] mogen wel bepaalde onderhoudsdiensten met betrekking tot het Xiltrix-systeem aanbieden. Daarbij gaat het enerzijds om de werkzaamheden die volgens Xiltrix vallen onder de taken van de systeembeheerder van haar klanten ten aanzien van het Xiltrix-systeem (vergelijk de taken die [appellant2] in loondienst voor het AMC verricht ten aanzien van het Xiltrix-systeem), zoals het behulpzaam zijn bij het (intern) verhuizen van apparatuur en deze weer aansluiten. Anderzijds vallen ook onderhoudstaken aan de fysieke componenten van het Xiltrix-systeem (die vaak van derde leveranciers afkomstig zijn) en bijvoorbeeld kalibraties en, bij een technisch alarm, het fysiek ter plaatse kijken wat dit heeft veroorzaakt onder de (onderhouds)werkzaamheden die Purple Q moet kunnen aanbieden aan potentiële klanten die beschikken over een systeem van Xiltrix. Bij het aanbieden van die diensten mogen Purple Q c.s. de naam van het Xiltrix-systeem noemen ter aanduiding van de diensten die zij leveren en waartoe zij in staat zijn. Een en ander op voorwaarde dat zij niet verder gaan en niet de indruk wekken ook diensten te verrichten die zij niet kunnen of mogen verrichten. De veroordeling om het merk Xiltrix op geen enkele wijze te mogen noemen in hun uitingen naar (potentiële) klanten toe, gaat dan ook te ver. Ook de veroordeling onder 5.4 is te ruim geformuleerd. Hoewel uit het geheel van het vonnis duidelijk is dat het gaat om aanbiedingen die betrekking hebben op Xiltrix-systemen, staat dat er niet. Het hof zal die woorden alsnog toevoegen. De grieven 1, 2 en 10 slagen daarom deels.