AMSTERDAM UNIVERSITY niet beschrijvend wel onderscheidend

Parket bij de Hoge Raad 6 december 2019, IEF 18909; ECLI:NL:PHR:2019:1276 (BBIE tegen UvA) Merkenrecht. Vervolg IEF 18164. UvA heeft een Benelux-depot verricht van het woordmerk AMSTERDAM UNIVERSITY. Het BBIE heeft de UvA medegedeeld de inschrijving te weigeren, omdat het teken beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist. Het woordmerk is beschrijvend voor leermiddelen en onderwijsmaterialen, maar niet voor merchandise. Aanhalen HvJ EU Neuschwanstein is terecht. Niet valt in te zien waarom de geldigheid van het teken AMSTERDAM UNIVERSITY voor diverse waren en diensten die als souvenir worden aangeboden afhankelijk zou zijn van de geldigheid van dat teken voor de door UvA aangeboden onderwijsdiensten. Verzoek werd gedeeltelijk toegewezen. In cassatie staat de vraag of het hof op goede gronden het Bureau heeft bevolen het teken AMSTERDAM UNIVERSITY ten name van de UvA als merk voor bepaalde waren en diensten in te schrijven. In de kern klaagt het Bureau dat het hof heeft miskend dat het teken beschrijvend is en op basis van Europese jurisprudentie niet tot het oordeel had kunnen komen dat het teken voldoende onderscheidend is. De procureur-generaal verwerpt het cassatieberoep.

3.24. Ook dit onderdeel faalt. De klacht mist om te beginnen feitelijke grondslag: het hof heeft niet geoordeeld dat het voor het oordeel over merchandising- en souvenirartikelen irrelevant is dat het teken wegens het beschrijvend karakter geen geldig merk is voor onderwijsdiensten. Het hof heeft geoordeeld dat dit laatste niet tot een ander oordeel kan leiden. Dat is iets anders. Dat oordeel berust bovendien op aan het hof, als rechter die over de feiten oordeelt, voorbehouden waarderingen van feitelijke aard en is niet onbegrijpelijk.

3.25. Daarnaast vindt het kennelijk door het Bureau voorgestane uitgangspunt dat een teken niet een geldig merk voor een afgeleide activiteit kan zijn als het geen geldig merk voor een hoofdactiviteit is, geen steun in het recht. Zoals namens de UvA terecht wordt aangevoerd, volgt uit vaste rechtspraak dat de bevoegde autoriteit bij de inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, voor elk van deze waren of diensten zal moeten beoordelen of het merk onderscheidend vermogen heeft in relatie tot die waren en diensten en of een van de absolute weigeringsgronden van toepassing is.65 De door het Bureau verdedigde rechtsopvatting is daarmee niet verenigbaar. Zij lijkt ook niet geheel in overeenstemming met de door het Bureau uitgevaardigde Richtlijnen toetsing absolute gronden. 

3.30. In het licht van hetgeen door het Bureau is gesteld kon het hof hier volstaan met een summiere motivering. Het Bureau heeft zich ter onderbouwing van de stelling dat het aan onderscheidend vermogen ontbreekt slechts daarop beroepen dat het teken voor de betrokken waren en diensten beschrijvend is (zie ook hiervoor, 2.15). Kennelijk was het Bureau niet goed in staat te onderbouwen waarom het teken geen onderscheidend vermogen heeft, voor zover het niet beschrijvend is.71 De omstandigheid dat ambtshalve moet worden onderzocht of enige andere weigeringsgrond zich voordoet, brengt weliswaar mee dat de rechter verder moet kijken dan de door partijen betrokken stellingen, maar waar het partijdebat beperkt is geweest, kunnen m.i. niet al te hoge eisen aan de motivering worden gesteld. Daarbij moet worden bedacht dat het theoretisch juist is dat de omstandigheid dat een teken niet beschrijvend is voor bepaalde waren of diensten, niet betekent dat het voor die waren of diensten zonder meer onderscheidend vermogen heeft, maar dat zich praktisch gezien moeilijk een situatie laat indenken waarbij een woord uitsluitend beschrijvend is voor bepaalde producten en elk onderscheidend vermogen mist voor andere waren of diensten.72 Voor het overige faalt de klacht omdat het Bureau tracht een nieuw feitelijk oordeel uit te lokken. Daarvoor is in cassatie geen plaats.