Andere zaken over onderscheidend vermogen van woord(beeld)merken

HvJ EG 29 september 2001, zaak C-383/99 P, P&G/OHIM; Baby-dry
Baby-dry was volgens het HvJ EG ten onrechte als gemeenschapsmerk voor luiers geweigerd op basis van artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening.

‘Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, zoals het merk dat in casu voorwerp is van het geschil, moet een eventueel beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.’ (Ov. 40).

NJ 2002/139, m.nt. DWFV;
BIE 2001, p. 344 (act.) Br.;
IER 2001/54, m.nt. SdW;
AA 2002, p. 40, m.nt. ChG;
NTER, m.nt. HMHS

N.B. Algemeen wordt aangenomen dat dit arrest inmiddels is achterhaald door Biomild en Postkantoor.

HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-517/99, Merz & Krell/ OHIM; Bravo
Het Bundespatentgericht weigerde het woordmerk Bravo voor schrijfbenodigdheden op grond van artikel 3 lid 1 sub d van de Merkenrichtlijn, omdat het woord ‘bravo’ voor de betrokken handelskringen louter een bijvalsbetuiging zou zijn.

Reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten kunnen volgens het HvJ EG op zich merken zijn.

‘Het is aan de nationale rechter om van geval tot geval uit te maken of die tekens of benamingen in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft.’ (Ov. 40).

NJ 2002/140, m.nt. DWFV;
IER 2001/56, m.nt. HMHS

HvJ EG 19 september 2002, zaak C-104/00 P, Deutsche Krankenversicherung/OHIM; Companyline
Companyline is in het Engelse taalgebied een beschrijvende combinatie die geen onderscheidend vermogen heeft voor (een ‘lijn’ van) verzekeringsproducten voor ondernemingen (‘companies’).

‘In casu gaat het om een woordmerk bestaande uit twee beschrijvende termen, zonder dat de combinatie van de twee termen een verbeeldingselement bevat dat de beschrijvende begripsinhoud overstijgt. De beschrijvende betekenis is ondubbelzinnig en dringt zich zonder analyse-inspanningen onmiddellijk op.’ (Ov. 19).

BIE 2003/19, m.nt. Ste;
IER 2002/52, m.nt. ChG

HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-150/02 P, Streamserve/OHIM; Streamserve
Volgens het Gerecht van Eerste Aanleg was het woord streamserve samengesteld uit een basiswerkwoord (serve) en een zelfstandig naamwoord (stream) en liet het bij de betrokken consumenten dus geen ongewone indruk achter. Het was verder van oordeel dat het woord Streamserve betrekking had op een techniek voor het overbrengen van numerieke gegevens via een server, waardoor deze in een regelmatige en continue stroom kunnen worden verwerkt en dat die overbrengingstechniek een van de functies van de betrokken waren was en niet alleen een van de toepassingsgebieden daarvan. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat dit woord kon dienen ter aanduiding van een kenmerk van het merendeel van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren, zodat voor de inschrijving van dit woord voor die waren de absolute weigeringsgrond van artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening moest gelden. Daarentegen was het Gerecht van oordeel dat het OHIM niet had aangetoond dat dit woord een beschrijvend karakter kon hebben, en evenmin dat het onderscheidend vermogen miste voor de waren van de categorieën ‘handboeken’ en ‘publicaties’. (Ov. 14-17).

HvJ EG: ‘Door […] aan te nemen dat artikel 7, lid 1, sub c, van [Merkenverordening] een doel van algemeen belang nastreefde, volgens hetwelk de voorgestelde tekens of aanduidingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting over de doelstellingen van die bepalingen, zodat het die bepalingen juist heeft uitgelegd.’ (Ov. 26).

HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-326/01 P, Telefon & Buch/OHIM; Universaltelefonbuch
In het Duits betekenen de woorden ‘Universaltelefonbuch’ en ‘Universalkommunikationsverzeichnis’ respectievelijk universele telefoongids en universele communicatiegids. Zij zijn correct gevormd in overeenstemming met de grammaticaregels van deze taal en bestaan uit gangbare Duitse termen. De woordcombinaties ‘Telefonbuch’ en ‘Kommunikationsverzeichnis’ duiden de soort van de waren en de bestemming van diensten aan, waarvoor merkinschrijving wordt gevraagd. Zij kunnen derhalve worden aangemerkt als beschrijvend voor de betrokken waren en diensten.

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02 P, Sat.1/ OHIM; Sat.2
Sat.2 is een combinatie van een gebruikelijke afkorting voor ‘Satelliet’ met een cijfer, maar kan toch wél onderscheidend vermogen hebben voor een televisiezender. ‘Dat merken bestaande uit een woordelement en een cijferelement in de telecommunicatiesector vaak worden gebruikt, wijst erop dat een dergelijke combinatie niet kan worden geacht in beginsel onderscheidend vermogen te missen.’ (Ov. 44). Het gemeenschapsmerk is inmiddels ingeschreven (op 6 februari 2006).

IER 2005/8

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-404/02, Nichols/Registrar of Trademarks; Nichols
Een gangbare familienaam kan op zichzelf een merk zijn. ‘In het kader van artikel 3 lid 1 sub b [Merkenrichtlijn], dient de beoordeling van het al dan niet onderscheidend vermogen van een uit een - zelfs gangbare - familienaam bestaand merk concreet te gebeuren, aan de hand van de criteria die gelden voor alle in artikel 2 van voornoemde richtlijn bedoelde tekens, uitgaande van enerzijds de waar of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de perceptie van de betrokken kringen. Dat aan de rechtsgevolgen van de inschrijving van het merk ingevolge artikel 6 lid 1 sub a van dezelfde richtlijn beperkingen zijn gesteld, is niet van invloed op deze beoordeling.’ (Dictum).

IER 2005/9

HvJ EG 5 oktober 2004, zaak C-192/03 P, Alcon/OHIM; BSS
HvJ EG: Het Gerecht heeft art. 7 lid 1 sub d Merkenverordening correct toegepast. Het feitelijk oordeel van het Gerecht was dat het woord ‘BSS’ ten tijde van de indiening van de inschrijvingsaanvraag van het merk BSS een gebruikelijke soortnaam voor een gebalanceerde zoutoplossing (balanced salt solution) was geworden voor de doelgroep van de betrokken waren, (oogartsen en oogchirurgen). Dit bleek uit verschillende wetenschappelijke woordenboeken en publicaties en uit de verkoop door verschillende vennootschappen van oogproducten onder benamingen met het woord ‘BSS’.

‘Het Gerecht heeft aan zijn oordeel dat het merk BSS uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik van het doelpubliek gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, en dat het om die reden bij de litigieuze beslissing rechtmatig nietig is verklaard, in punt 39 van het bestreden arrest terecht ten grondslag gelegd, dat niet het beschrijvende karakter van het merk, maar het heersende gebruik in de kringen waarin deze waren worden verhandeld, beslissend is.’ (Ov. 28)

HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C-64/02 P, Erpo/OHIM; Das Prinzip der Bequemlichkeit
‘Slagzinnen kunnen een merk zijn en er gelden geen andere/ strengere criteria voor het onderscheidend vermogen. Wel moet rekening worden gehouden met ‘de omstandigheid dat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar uit dergelijke slogans af te leiden.’

Het HvJ EG bevestigde de beslissing van het Gerecht om de beslissing van de Kamer van Beroep om wél strengere criteria aan te leggen te vernietigen. Zie inmiddels Kamer van Beroep 24 januari 2006 (R 392/1999-2): merk geaccepteerd en ingeschreven.

HvJ EG 9 maart 2006, zaak C-421/04, Matratzen Concord/Hukla; Matratzen
‘Matratzen’ kan in Spanje een geldig merk zijn voor matrassen, ook al is het in het Duits volledig beschrijvend voor de waar ‘matrassen.’

‘Artikel 3, lid 1 sub b en c [Merkenrichtlijn] verzet zich niet ertegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.’ (Dictum).

IER 2005/8

HvJ EG 15 september 2005, zaak C-37/03 P, BioID/OHIM; BioID
Dit acroniem voor ‘biometrical identification’ wordt door het relevante publiek als zodanig opgevat en mist derhalve elk onderscheidend vermogen. Het lettertype (Arial) en de grafische elementen punt ‘ ’ en het teken ‘®’, zijn ‘niet van dien aard dat ze het relevante publiek in staat stellen, de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten zonder gevaar van verwarring te onderscheiden van waren of diensten met een andere herkomst.’ (Ov. 70-72).