Authentieke teststrips omgepakt in nagemaakte VS-verpakkingen

Rechtbank Den Haag 30 november 2022, IEF 21192; ECLI:NL:RBDHA:2022:12897 (Abbott c.s. tegen HTG Health & Beauty c.s.) Abbott c.s. procedeerde in deze zaak tegen verschillende partijen. Zij procedeerde tegen HTG Health & Beauty c.s. wegens verkoop van nagemaakte Abbott Freestyle diabetes teststrips in de EU. De rechtbank heeft beslist dat Abbott c.s. niet kan bewijzen dat HTG Health & Beauty betrokken is bij de verkoop van nagemaakte Abbott Freestyle diabetes teststrips in de EU. HTG Health & Beauty kan dus niet aansprakelijk worden gehouden. Kamstra c.s. werd vervolgens door Abott c.s. beschuldigd van inbreuk op de Abbott Uniemerken middels de verkoop van nagemaakte Amerikaanse verpakkingen van Freestyle teststrips in de EU. De rechtbank heeft vastgesteld dat Kamstra inderdaad inbreuk heeft gemaakt. Abbott c.s. wordt derhalve vergoed voor de schade die zij heeft geleden. PHI werd vervolgens beschuldigd van inbreuk op de Abbott Uniemerken door het vervoeren, opslaan, in- en uitvoeren van nagemaakte Amerikaanse verpakkingen van Freestyle teststrips in de EU, maar de rechtbank stelt vast dat PHI alleen behulpzaam was bij de in- en uitvoer van de teststrips en niet zelf in eigen naam handelde, daarom heeft PHI geen inbreuk gemaakt op de Abbott Uniemerken en kan zij dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inbreuk. De rechtbank stelt daarentegen wel vast dat PHI onrechtmatig heeft gehandeld door de opslag van de USA-Freestyle teststrips, haar betrokkenheid bij in- en uitvoer daarvan en het regelen van het vervoer van deze teststrips naar Southeastern, omdat PHI wist dat de teststrips werden verscheept als 'plastic sheet' of 'plastic sheets', een verhullende omschrijving die kan wijzen op een bewuste poging om de echte aard van de goederen te verbergen. Hiermee is onrechtmatig gehandeld jegens Abbott c.s. 

4.6. De vestiging van HTG Health & Beauty op hetzelfde adres als dat van Kamstra, waar Abbott c.s. op wijst, is niet ongebruikelijk voor aan elkaar gelieerde entiteiten die tot dezelfde groep behoren. De van toepassing verklaring van de algemene voorwaarden van Holland Trading Group op de overeenkomsten die Kamstra met H&H heeft gesloten en de vermelding van de website van de HTG Groep (www.hollandtradinggroup.com) in zakelijke stukken en e-mailberichten van Kamstra, laten wederom zien dat Kamstra onderdeel is van de HTG Groep en zich ook zo profileert. Dat geldt ook voor de onder 2.15 bedoelde e-mail waarop Abbott c.s. wijst, met als onderwerp “Holland Trading & Prämie Medical – A bright future”. Uit de ondertekening van de e-mail, met het onder 4.5 besproken logo met de naam van Kamstra in de balk, volgt onmiskenbaar dat deze mail afkomstig is van Kamstra. Uit dit bericht, dat volgt op de onder 2.14 bedoelde introductie van Kamstra bij [A] , waarbij Kamstra zich nadrukkelijk als onderdeel van de HTG Groep presenteerde, kan geen betrokkenheid van HTG Health & Beauty bij de verhandeling van de nagemaakte Amerikaanse verpakkingen van de Freestyle test strips worden afgeleid.

4.15. Vaststaat dat de van Prämie gekochte en vervolgens aan H&H verkochte Freestyle test strips niet waren bestemd voor de Amerikaanse markt, waren herverpakt in nagemaakte Amerikaanse verpakkingen en waren voorzien van nagemaakte Amerikaanse bijsluiters en batchnummers. De op de nagemaakte Amerikaanse verpakkingen en de bijbehorende bescheiden aangebrachte tekens zijn identiek aan de Abbott Uniemerken en worden bij deze verhandeling (en ander gebruik) in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waar als waarvoor de Abbott Uniemerken zijn ingeschreven.

4.16. Prämie heeft de in Amerikaanse verpakkingen herverpakte Freestyle test strips aan Kamstra geleverd. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat Kamstra c.s. betrokken was bij het herverpakken van de internationale Freestyle test strips in nagemaakte Amerikaanse verpakkingen. Kamstra heeft de Freestyle test strips in nagemaakte Amerikaanse verpakkingen verhandeld in de EU11, nu zij deze heeft gekocht en in Nederland geleverd heeft gekregen van Prämie. Hiermee en met het (doen) opslaan en (doen) invoeren in de EU van de uit China en Dubai afkomstige Freestyle test strips en het (doen) uitvoeren van deze Freestyle test strips naar de Verenigde Staten, heeft Kamstra dus inbreuk gemaakt op de Abbott Uniemerken in de zin van art. 9 lid 2 sub a UMVo. Met haar betoog dat zij geen gebruik heeft gemaakt van de Abbott Uniemerken in de EU, omdat zij de Freestyle test strips op de Amerikaanse markt heeft verkocht, gaat Kamstra ten onrechte voorbij aan de hiervoor genoemde gebruikshandelingen in de EU.

4.35. In de stellingen van Abbott c.s. over inbreuk op de Abbott Uniemerken ligt besloten dat zij PHI onrechtmatig faciliteren van inbreuk door Kamstra op de Abbott Uniemerken verwijt. Het faciliteren van inbreuk op de Uniemerken door een ander kan als strijdig met de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW onrechtmatig zijn jegens de merkhouder. Deze norm moet worden ingevuld aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval. Relevante omstandigheden zijn in dit verband onder meer de aard van de dienstverlening en de concrete betrokkenheid van de dienstverlener bij de merkinbreuk door een derde, in het bijzonder de mate waarin en de wijze waarop met de verleende diensten merkinbreuk wordt gefaciliteerd of bevorderd. Verder zijn de met de voorgaande omstandigheden samenhangende kennis van de merkinbreuk die bij de dienstverlener aanwezig is en de mate waarin van de dienstverlener kan en mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van (aanwijzingen voor) de inbreuk makende gedragingen (‘red flags’) van belang. Ook van belang zijn de mogelijkheden (bijvoorbeeld maatregelen) die de dienstverlener ten dienste staan om merkinbreuk te beëindigen en (verdere) inbreuk voorkomen. Het, na in kennis te zijn gesteld van een concrete inbreuk, niet aanwenden van deze mogelijkheden, kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn jegens de merkhouder. Ook indien de dienstverlener in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs moest begrijpen dat sprake was van (door hem gefaciliteerde of bevorderde) merkinbreuk, kan de dienstverlener onrechtmatig handelen jegens de merkhouder. ‘Redelijkerwijs begrijpen’ is méér dan enkel op de hoogte zijn van de mogelijkheid dat inbreuk wordt gepleegd, dat in de regel, zonder bijkomende omstandigheden, dus onvoldoende zal zijn. Het komt aan op wat de merkhouder in het concrete voorliggende geval in redelijkheid kan verwachten van de dienstverlener die diensten verleent aan derden die inbreuk maken op de rechten van de merkhouder. Bij de bepaling van hetgeen de dienstverlener redelijkerwijs moest begrijpen kunnen de hem kenbare en te onderkennen aanwijzingen voor merkinbreuk (red flags) van belang zijn. Ook de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder spelen een rol.

4.36. Met de opslag van de USA-Freestyle test strips, haar betrokkenheid bij in- en uitvoer daarvan en het regelen van het vervoer van deze test strips naar Southeastern, heeft PHI inbreuk op de Abbott Uniemerken door Kamstra gefaciliteerd. Dat staat niet ter discussie. Verder is niet in geschil dat PHI wist dat de USA-Freestyle test strips die Kamstra van Prämie heeft gekocht, steeds werden verscheept als ‘plastic sheet’ of ‘plastic sheets’. Er kunnen verschillende redenen zijn om goederen anders te omschrijven op de vervoersdocumenten. Dat neemt niet weg dat deze onjuiste, verhullende omschrijving van de USA-Freestyle test strips voor PHI een aanwijzing had moeten vormen dat mogelijk sprake was van merkinbreuk. Gezien de nauwe samenwerking met Kamstra, gaat de rechtbank ervan uit dat PHI tegelijk met Kamstra of kort daarna op de hoogte is geraakt van het tegenhouden van de Cincinnati-zending, de Grant of Lever Rule Protection en de subpoena van Abbott Inc. c.s. aan Southeastern. Op grond van deze haar bekende omstandigheden beschikte PHI van meet af aan over de voor aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad vereiste wetenschap. PHI moet hebben geweten dat zij met de opslag van de van Prämie afkomstige USA-Freestyle test strips, haar betrokkenheid bij de in- en uitvoer daarvan en het regelen van het vervoer naar Southeastern, inbreuk op de Abbott Uniemerken faciliteerde. Dit is onrechtmatig jegens Abbott c.s.