Beantwoording prejudiciële vragen in Ferrari-zaak

HvJ EU 22 oktober 2020, IEF 19533, IEFbe 3141; ECLI:EU:C:2020:854 (Ferrari) Merkenrecht. Ferrari produceerde in de jaren tachtig en negentig sportwagens onder de naam Testarossa. Het Landgericht Düsseldof heeft de doorhaling gelast van de Testarossa-merken, omdat Ferrari geen normaal gebruik meer van deze merken zou maken. Ferrari heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf, omdat Ferrari tweedehandsauto’s verkoopt die zijn voorzien van dit merk en nog steeds onderhoudsdiensten levert voor de Testarossa. Dit leidde tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU, over de uitleg van het begrip ‘normaal gebruik’. Art. 12 lid 1 Richtlijn 2008/95 EG moet aldus worden uitgelegd dat van een merk ook normaal gebruik wordt gemaakt, wanneer de houder tweedehands waren verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht en wanneer de houder bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk verkochte waren.

Beantwoording prejudiciële vragen:

1) Artikel 12, lid 1, en artikel 13 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moeten aldus worden uitgelegd dat een merk dat is ingeschreven voor een categorie van waren en onderdelen daarvan, „normaal is gebruikt” in de zin van voornoemd artikel 12, lid 1, voor alle waren die tot deze categorie behoren en de onderdelen daarvan wanneer slechts sprake is van een dergelijk gebruik voor bepaalde van deze waren, zoals dure luxesportauto's, of enkel voor de onderdelen of accessoires van bepaalde van deze waren, tenzij uit de relevante feiten en bewijzen blijkt dat de consument die dezelfde waren wenst te kopen, deze opvat als een zelfstandige subcategorie van de warencategorie waarvoor het betrokken merk is ingeschreven.

2) Artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een normaal gebruik kan worden gemaakt door de houder ervan wanneer deze tweedehands waren verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht.

3) Artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt door de houder ervan wanneer deze bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk reeds verkochte waren, op voorwaarde dat deze diensten onder dat merk worden verricht.

4) Artikel 351, eerste alinea, VWEU, moet aldus worden uitgelegd dat het een rechterlijke instantie van een lidstaat toestaat een verdrag toe te passen dat is gesloten tussen een lidstaat van de Europese Unie en een derde land vóór 1 januari 1958 of, voor de lidstaten die tot de Unie zijn toegetreden, vóór de datum van hun toetreding, zoals het verdrag dat is gesloten tussen Zwitserland en Duitsland betreffende de wederzijdse bescherming van octrooien, merken, tekeningen en modellen, ondertekend te Berlijn op 13 april 1892, zoals gewijzigd, dat bepaalt dat het gebruik van een in die lidstaat ingeschreven merk op het grondgebied van dit derde land in aanmerking moet worden genomen om te bepalen of dit merk „normaal is gebruikt” in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95, totdat met een van de in artikel 351, tweede alinea, VWEU bedoelde middelen eventuele onverenigbaarheden tussen het VWEU en dat verdrag kunnen worden opgeheven.

5) Artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat de bewijslast voor het feit dat een merk „normaal is gebruikt” in de zin van deze bepaling, op de houder van dat merk rust.