Bekendheid is een dynamisch gegeven

Rb Den Haag 23 maart 2022, IEF 20636; ECLI:NL:RBDHA:2022:2925 (Mexx tegen G-maxx) Mexx vordert jegens C&S Designs een verbod om inbreuk te maken op haar Mexx-merken in de Europese Unie en jegens G-maxx een bevel om inbreukmakende tekens op haar websites met de domeinnamen www.g-maxx.nl en www.g-maxx.eu te verwijderen en om haar domeinnamen door te halen. De rechtbank oordeelt dat bekendheid een dynamisch gegeven is en dat de bekendheid van het merk Mexx is afgenomen en zich niet heeft hersteld. De plannen van Mexx om het merk weer groot te maken zijn namelijk nog niet verwezenlijkt. De constatering dat de Mexx-merken nu niet meer de status en bekendheid hebben die zij vroeger hadden, volgt uit het eigen marktonderzoek van Mexx. Nu onvoldoende is gebleken van een nog bestaande bekendheid van Mexx, komt Mexx geen bescherming op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE toe.

Verder oordeelt de rechtbank dat de woordmerken en de tekens ten minste in enige mate (in visueel en fonetisch opzicht) overeenstemmen, maar het publiek in kwestie de merken en tekens niet met elkaar zal kunnen verwarren vanwege (eigenlijk alleen) dezelfde eindletters xx/XX. Daarnaast wijkt de vormgeving van de door G-maxx gebruikte gestileerde tekens duidelijk af van de vormgeving van de Mexx-woord-/beeldmerken. Er bestaat daarom ook geen aanleiding te veronderstellen dat het publiek zal kunnen menen dat de merken met haar tekens economisch verbonden zijn. De vorderingen worden afgewezen.

4.22. Niet in geschil is dat MEXX een internationaal bekend fashionmerk is geweest (zie ook 2.1), maar C&S Designs c.s. heeft erop gewezen dat bekendheid een dynamisch gegeven is. Omdat van het merk MEXX gedurende een langere periode geen of weinig gebruik is gemaakt, is de bekendheid onmiskenbaar afgenomen, aldus C&S Designs c.s. Bij de beoordeling daarvan is van belang dat voor de bekendheid van een merk een ander moment van beoordeling geldt dan voor het gevaar voor verwarring (zie hiervoor, de “sub b-inbreuk”). Het gevaar voor verwarring moet worden beoordeeld naar het moment dat het gebruik van het teken is begonnen. Zou het gevaar voor verwarring op een later tijdstip worden beoordeeld, dan zou de gebruiker van het teken immers ten onrechte profijt kunnen trekken uit zijn eigen onrechtmatig gedrag door zich te beroepen op een afneming van de bekendheid van het merk die aan hemzelf zou zijn toe te rekenen of waaraan hij zelf zou hebben bijgedragen. Maar een merkhouder kan zich niet (meer) beroepen op de bekendheid van een merk, als dat merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn bekendheid heeft verloren. Voor de bekendheid van een merk is daarom (ook) het moment van de beoordeling van de gestelde inbreuk van belang.