Benelux-Gerechtshof bevestigt doorhaling BBIE

Het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Hof) heeft uitspraak gedaan in een zaak waarin UBO ("ultimate beneficial owner") een verzoekschrift heeft ingediend tot vernietiging van de eerdere beslissing van het Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE).

De procedure begon op 2 juli 2019, toen het woordmerk UBO werd ingeschreven. De KvK diende op 27 maart 2020 een vordering tot doorhaling in tegen deze inschrijving, op basis van verschillende nietigheidsgronden. Het woordmerk 'UBO' zou elk onderscheidend vermogen missen, en te beschrijvend en misleidend zijn. Het BBIE oordeelt dat 'UBO', wat "ultimate beneficial owner" betekent, inderdaad een beschrijvend karakter heeft. Het BBIE verklaarde de overige nietigheidsgronden ook van toepassing en heeft het verzoek tot doorhaling toegewezen.

BenGH 18 april 2023, IEF 21380; Zaak C 2022/4 (UBO tegen KvK) Tegen dit oordeel heeft UBO een verzoekschrift ingediend bij het Hof. UBO neemt het standpunt in dat het 'beginsel van hoor en wederhoor' zou zijn geschonden en dat het BBIE in strijd met haar zorgvuldigheidsplicht heeft gehandeld. Het BBIE zou volgens UBO namelijk haar oordeel hebben gemaakt op basis van bijlagen van de KvK, die niet aan UBO zijn verstrekt door het BBIE. Tot slot zou er geen sprake zijn van een beschrijvend merk en ook niet van verwarringsgevaar.

Het Hof oordeelt dat het BBIE het beginsel van hoor en wederhoor niet heeft geschonden, omdat het BBIE geen gebruik heeft gemaakt van de besproken bijlagen. Voorts stelt het Hof dat het woordmerk 'UBO' te beschrijvend is en daarom terecht is doorgehaald door het BBIE. Het verwarringsgevaar bij het publiek acht het Hof niet relevant voor deze zaak en gaat daar verder niet op in. Het Hof bevestigt in volledigheid de beslissing van het BBIE. 

12. UBO stelt dat het BBIE het beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden door zich bij haar beslissing te baseren op de vier bijlagen die KvK bij haar verzoekschrift heeft gevoegd, maar die het BBIE niet heeft verstrekt aan UBO. 

13. Het hof is van oordeel dat dit standpunt ongegrond is, reeds omdat het BBIE in de Beslissing tot doorhaling geen gebruik heeft gemaakt van de bijlagen bij het verzoekschrift. Zij heeft de beslissing gegrond op de onbetwiste stelling van KvK dat het woord "ubo" staat voor "ultimate beneficial owner". Dat dit de betekenis is van het woord "ubo" heeft UBO ook in de procedure bij het hof, nadat zij uiteindelijk kennis had genomen van de bijlagen, niet betwist. Zo UBO de bijlagen al niet heeft ontvangen in de procedure bij het BBIE (KVK bestrijdt dat), is UBO daardoor dus niet in haar belangen geschaad. 

15. Het hof is met het BBIE van oordeel dat het begrip "ubo" beschrijvend is. Het merk is dan ook terecht doorgehaald conform art. 2.2bis, lid 1, sub c, BVIE. Het hof motiveert dat oordeel als volgt: 

16. Voor de toepasselijkheid van de in art. 2.2bis, lid 1, sub c, BVIE enkel vereist dat een merk betreft dat in de handel kan dienen om een kenmerk van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven aan te duiden. Dit dient beoordeeld te worden enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor inschrijving wordt beoogd en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek (in die zin HVJEU, Postkantoor, 12 februari 2004,C-363/99, ECLI:EUC:2004:86). Of sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek is - anders dan UBO kennelijk meent - niet relevant.