BenGH: FRAXEL-merken niet normaal gebruikt, PLAXEL PLASMA PEN blijft ingeschreven

BenGH 4 februari 2026, IEF-be 4239; C 2023/28 (Safety4yoU tegen Solta). In deze zaak tussen Safety4yoU en Solta staat de vraag centraal of Solta haar oudere FRAXEL-merken normaal heeft gebruikt en zich daarom met succes kan verzetten tegen de inschrijving van het woordmerk PLAXEL PLASMA PEN. Safety4yoU heeft in oktober 2021 een Benelux-inschrijving aangevraagd voor het woordmerk PLAXEL PLASMA PEN voor waren en diensten in de klassen 8, 10, 41 en 44. Tegen deze aanvraag heeft Solta oppositie ingesteld op basis van drie oudere FRAXEL-merken: een Beneluxmerk uit 2005 voor medische apparaten en instrumenten in klasse 10 en twee Uniemerken uit 2006 respectievelijk 2008 voor medische hulpmiddelen in klasse 10 en cosmetische, plastische en dermatologische behandelingen in klasse 44. Volgens Solta bestond verwarringsgevaar tussen de merken. Safety4yoU heeft zich verweerd met de stelling dat Solta haar oudere merken niet normaal heeft gebruikt. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) achtte slechts normaal gebruik bewezen voor medische hulpmiddelen bestaande uit lasers en onderdelen en accessoires daarvoor in klasse 10. De oppositie werd daarom gedeeltelijk toegewezen voor bepaalde waren in klasse 8 en alle waren in klasse 10, en gedeeltelijk afgewezen voor de overige waren en diensten. Safety4yoU stelde beroep in bij het Benelux-Gerechtshof. Het hof stelt voorop dat op grond van artikel 2.16bis BVIE de merkhouder moet bewijzen dat het oudere merk in de relevante periode van 4 oktober 2016 tot 4 oktober 2021 normaal is gebruikt. Onder verwijzing naar de arresten Ferrari (Testarossa), Centrotherm en Maxxus/Globus overweegt het hof dat sprake moet zijn van een reële commerciële exploitatie die is gericht op het vinden of behouden van afzet voor de betrokken waren of diensten. De bewijslast rust volledig op de merkhouder. Ten aanzien van de diensten in klasse 44 voert Solta aan dat FRAXEL-behandelingen met haar toestemming worden aangeboden door 131 Europese klinieken. Het hof acht de door Solta opgestelde lijst van deze klinieken echter onvoldoende bewijs. Daarnaast heeft Solta historische websites van verschillende klinieken overgelegd waarop het woord FRAXEL voorkomt. Slechts drie van deze klinieken blijken echter ook voor te komen op de eigen lijst van Solta. Voor de overige klinieken ontbreekt een verklaring waarom zij niet op die lijst staan, zodat niet kan worden uitgesloten dat zij het merk zonder toestemming gebruikten. Bovendien zijn alleen voor de Nederlandse kliniek Kazem facturen voor de aanschaf van FRAXEL-producten overgelegd. Voor de Franse en Spaanse klinieken ontbreekt dergelijk bewijs, terwijl Solta zelf heeft gesteld dat deze producten noodzakelijk zijn voor iedere FRAXEL-behandeling.

Het hof acht daarom uitsluitend bewezen dat het FRAXEL-Uniemerk 2008 in 2020 en 2021 is gebruikt in één Nederlandse, één Franse en één Spaanse kliniek, waarbij bovendien ernstig kan worden betwijfeld of in de Franse en Spaanse kliniek daadwerkelijk behandelingen onder het merk FRAXEL zijn verricht. Tegen de achtergrond van een Europese markt van ongeveer 500 tot 1000 klinieken is dit gebruik volgens het hof naar omvang en frequentie te gering om als normaal gebruik te kunnen gelden. Ook voor de waren in klasse 10 slaagt het bewijs van normaal gebruik niet. Solta heeft facturen overgelegd waaruit blijkt dat in de relevante periode één FRAXEL-laserapparaat met onderdelen en accessoires is verkocht voor € 42.000 exclusief btw, naast een beperkt aantal FRAXEL-tips en accessoires. Daarnaast heeft Solta twee verklaringen van haar hoofd van de wereldwijde merkenafdeling overgelegd, waarin wordt gesteld dat in de Europese Unie miljoenenomzetten met FRAXEL-producten zijn gerealiseerd. Het hof kent aan deze verklaringen echter onvoldoende gewicht toe. Slechts € 58.819 aan verkopen is met facturen onderbouwd, terwijl de verklaringen uitgaan van een gemiddelde jaaromzet van ongeveer één miljoen euro. Deze beperkte factuuronderbouwing vormt volgens het hof geen begin van bewijs voor de genoemde omzetcijfers. Daarbij weegt mee dat de verklaringen afkomstig zijn van een functionaris binnen het concern van Solta en daarom met behoedzaamheid moeten worden beoordeeld. Volgens het hof is slechts bewezen dat gedurende de gehele relevante periode in de Europese Unie één FRAXEL-laserapparaat is verkocht, naast zestien tot twintig tips en accessoires aan vier klinieken. Tegenover een markt van 500 tot 1000 potentiële afnemers is dit gebruik te beperkt om te kunnen spreken van normaal gebruik. Voor het Beneluxmerk geldt bovendien dat in de Benelux geen enkel FRAXEL-laserapparaat is verkocht en slechts drie tips aan één Nederlandse kliniek zijn geleverd. Het hof verwerpt ook het argument van Solta dat zij vanwege de vertrouwelijkheid van facturen en marketinggegevens niet meer bewijs kon overleggen. Volgens het hof had Solta niet-vertrouwelijk bewijs kunnen verstrekken, zoals websites, online advertenties, contentmarketing of informatie over evenementen waarmee zij afzet voor haar producten probeerde te vinden of te behouden. Het Benelux-Gerechtshof komt tot de slotsom dat de FRAXEL-merken in de relevante periode niet normaal zijn gebruikt. De beslissing van het BBIE, waarbij de oppositie van Solta gedeeltelijk werd toegewezen, wordt vernietigd voor zover het PLAXEL-merk is aangetast. De oppositie van Solta tegen het merk PLAXEL PLASMA PEN wordt alsnog volledig afgewezen. De inschrijving van het merk blijft in stand voor alle aangevraagde waren en diensten. Solta wordt veroordeeld in de kosten van zowel de procedure bij het BBIE als die bij het hof, in totaal vastgesteld op € 3.220.

12. Bij de beoordeling van grief 1 wordt voorop gesteld dat, zoals ook het BBIE heeft overwogen, op grond van artikel 2.16bis BVIE Solta, als houdster van het oudere merk – op straffe van afwijzing van haar oppositie – moet bewijzen dat zij de oudere FRAXEL-merken in de periode van 4 oktober 2016 tot 4 oktober 2021 (de relevante periode) – normaal heeft gebruikt in, wat het FRAXEL-Beneluxmerk betreft, de Benelux, en wat haar FRAXEL-Uniemerken betreft, de Europese Unie (EU).

13. Uit de rechtspraak van Het Hof van Justitie (HvJEU) valt het volgende op te maken over het normaal gebruik-vereiste (zie het arrest van 22 oktober 2020 in de gevoegde zaken C-720/18 en C-721/18 ‘Ferrari (Testarossa)’, punten 32, 33, 51 en 52). Van een merk wordt ‘normaal gebruik’ gemaakt wanneer het overeenkomstig zijn wezenlijke functie (het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven) wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitzondering van een symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van een merk normaal gebruik wordt gemaakt, moet rekening gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat een merk wordt gebruikt voor waren die als ‘zeer duur’ zijn aangemerkt is relevant voor de vraag of het ‘normaal is gebruikt’. Daarmee kan immers het bewijs worden geleverd dat, ondanks het relatief geringe aantal onder het merk verkochte waren, het gebruik dat van dit merk wordt gebruikt, niet louter symbolisch was, maar een gebruik overeenkomstig zijn wezenlijke functie vormt.

14. Uit de punten 77 t/m 82 van het ‘Ferrari (Testarossa)’-arrest – waarin wordt verwezen naar het arrest van 26 september 2013 in zaak C-610/11P ‘Centrotherm’ – blijkt verder dat de bewijslast voor het feit dat een merk ‘normaal is gebruikt’ op de houder van het merk rust. Dit vloeit, aldus het HvJEU, voort uit het gezond verstand en het fundamentele vereiste van proceseconomie aangezien de merkhouder het best in staat is om het bewijs te leveren van concrete handelingen ter ondersteuning van de verklaring dat zijn merk normaal is gebruikt. In zijn arrest van 10 maart 2022 in zaak C-183/21 ‘Maxxus/Globus’ heeft het HvJEU dit herhaald en, benadrukkend dat die bewijslast ‘uitsluitend’ op de merkhouder rust, daaraan toegevoegd dat de stelling van diens wederpartij dat van het merk geen normaal gebruik is gemaakt, zich naar haar aard niet leent voor een gedetailleerde uiteenzetting (punten 34 t/m 39).

15. In het ‘Maxxus/Globus’-arrest heeft het HvJEU verder overwogen dat normaal gebruik veronderstelt dat het merk wordt gebruikt op de markt van door het merk beschermde waren of diensten, en dat hieruit volgt dat het bewijs van normaal gebruik moet zien op het gebruik van dat merk op de markt, dat als zodanig niet onder het bedrijfsgeheim valt (punten 44 en 45). Met ‘gebruik van het merk op de markt’ – de plaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten en waar afzet wordt gezocht voor de door het merk beschermde waren/diensten – moet, zo begrijpt het hof, worden verstaan openlijk gebruik van het merk in met name websites, advertenties en dergelijke. Het bewijs van normaal gebruik moet dus primair daarop gericht zijn. Daarnaast kan ondersteunend bewijs voor het ‘gebruik in de markt’ worden verschaft door meer vertrouwelijk materiaal als verkoopfacturen en stukken over marketinginvesteringen.

16. Ingevolge artikel 2.23bis lid 6 BVIE, artikel 16 lid 1 Merkenrichtlijn en artikel 18 lid 2 Uniemerkverordening wordt gebruik van het merk met toestemming van de houder als gebruik door de merkhouder beschouwd. Hieruit volgt tevens dat gebruik door een derde die geen toestemming van de merkhouder heeft, niet in aanmerking kan worden genomen bij de beantwoording van de vraag of een merk normaal is gebruikt.