Beslissing over oppositie tegen "SKY HEALTH" merknaam

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 6 februari 2023, IEF 21218, IEFBe 3616; 2017106 (Sky International AG, opposant tegen Sky Health The Hague V.o.f., verweerder) Er is oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Benelux-woordmerk "SKY HEALTH" voor diensten in klassen 41 en 44 op 22 maart 2021. De oppositie is gebaseerd op verwarringsgevaar door identiteit of overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken. De beoordeling van de overeenstemming is gebaseerd op visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en de totale indruk. Het dominante element van het betwiste teken is "SKY", "HEALTH" wordt niet als onderscheidend beschouwd. Het Bureau oordeelt dat het betwiste teken visueel overeenkomt met andere merken die bestaan uit het woord "SKY". Het Bureau oordeelt dat de diensten identiek of zeer vergelijkbaar zijn met de ingeroepen merken en dat er verwarring kan ontstaan door de overeenkomst. Het argument van verweerder dat "SKY" beperkt onderscheidend is, wordt verworpen, omdat het feitelijke gebruik van de merken op de markt relevant is.

29. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

30. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.

36. Het begin van de betrokken tekens, het deel van merken waaraan de consument over het algemeen het meest belang hecht, is identiek, waarbij dat begin ook nog eens bestaat uit het onderscheidende en meer dominante element van de betrokken tekens. De verschillen bestaan uit de niet- onderscheidende vormgeving en het beschrijvende element “HEALTH”.

39. Voorgaande betekent dat de auditieve vergelijking neerkomt op “SKY” tegenover “SKY HEALTH”. Hoewel de tweede lettergreep van het betwiste teken, “HEALTH”, geen tegenhanger heeft in de ingeroepen merken, is het begin van de betrokken merken auditief identiek en - zoals besproken in punt 36 – is dat nu juist het deel van merken waaraan de consument het meest belang hecht.10 Daarnaast komt aan de tweede lettergreep van het betwiste teken minder gewicht toe, nu het beschrijvend is voor de diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, zoals besproken in punt 36.

42. Ten aanzien van het betwiste teken is uit het voorgaande al gebleken dat het publiek het element “SKY” als dominant element zal ervaren. Het feit dat ook het beschrijvende element “health” onderdeel is van het betwiste teken, kan niet afdoen aan het feit dat ook dit teken verwijst naar “SKY”, dat op dezelfde wijze zal worden opgevat als in de ingeroepen merken.

47. Hoewel opposant bij het indienen van de oppositie heeft aangegeven zicht te beroepen op alle diensten zoals in de klassen 41 en 44 van de ingeroepen merken, heeft hij in zijn argumenten niet de volledige dienstenlijst van elk merk opgenomen, maar een deel daarvan. Om die reden zal ook het Bureau zich beperken tot de door opposant aangehaalde diensten.

56. In dit geval is er sprake van een visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken tekens en de betrokken diensten zijn identiek en/of in hoge mate soortgelijk. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide diensten en die waarop het betwiste merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het hogere dan gemiddelde aandachtsniveau staat niet in de weg aan het bestaan van verwarringsgevaar. Ook bij een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau moet de consument uitgaan van zijn onvolmaakt herinneringsbeeld en daarnaast kan het publiek in het onderhavige geval menen dat het gaat om verschillende verschijningsvormen van hetzelfde merk, waarbij die verschijningsvorm anders is naar gelang het erdoor aangeduide type dienst.15 In die omstandigheden is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide diensten als behorend tot twee afzonderlijke, doch van eenzelfde onderneming afkomstige productlijnen beschouwt.

59. Ten slotte verwijst verweerder op verschillende plekken in zijn argumenten naar het feit dat de door opposant ingeroepen merken zogenoemde “herhalingsdepots” zouden zijn, waardoor er in strijd met de uitgangspunten van het stelsel van het merkenrecht zou worden gehandeld. Verweerder noemt daarbij ook dat zulke herhalingsdepots te kwader trouw moeten worden geacht. De vraag of een merk te kwader trouw is geregistreerd speelt geen rol in een oppositieprocedure. Anders dan verweerder beweert, is dit geen omstandigheid die in de beoordeling van het verwarringsgevaar kan worden meegenomen.20. In een oppositieprocedure staat alleen de geldigheid van het betwiste teken ter discussie. Voorzover verweerder de geldigheid van het ingeroepen merk zou willen betwisten, had hij daarvoor een nietigheidsprocedure moeten starten voeren bij de daartoe bevoegde instantie.