Betreffende nanometers
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 augustus 2007, rolnr. 05/0346. Nuova Fima SPA tegen Badotherm Procesinstrumentatie B.V. (met dank aan Michiel Rijsdijk, Van der Steenhoven)
Tussenarrest: merkinbreuk en slaafse nabootsing betreffende nanometers.MGS stemt niet overeen met BDT (18), stelling slaafse nabootsing mag nader onderbouwd worden.
Nuova Fima ontwikkelt, fabriceert een exporteert drukmeters, thermometers en andere procesinstrumenten. Als productcode voor drukmeters heeft zij onder meer de aanduiding MGS gehanteerd. Nuova Fima heeft het teken MGS op 10 mei 2001 als merk geregistreerd. Badotherm heeft vanaf 1999 tot en met 1998 drukmeters van Nuova Fima verkocht alsmede drukmeters van andere fabrikanten en door haar zelf gefabriceerde drukmeters.
De rechtbank heeft in eerste aanleg geoordeeld dat Badotherm geen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Nuova Fima, omdat niet is komen vast te staan dat Badotherm nog na 10 mei 2001 het merk MGS zou hebben gebruikt. De rechtbank heeft daarnaast de vordering van Nuova Fima dat er sprake zou zijn van slaafse nabootsing verworpen.
In hoger beroep is het hof niet genegen de grieven te volgen, een relevante gelijkenis tussen het merk MGS en het teken BDT (18) ziet het hof niet.
“4 (…) Nu Nuova Fima in hoger beroep volstaat met de stelling dat zij “betwijfeld of Badotherm inderdaad geen gebruik meer heeft gemaakt van het merk na 10 mei 2001”, zij geen enkel stuk heeft overlegd waaruit dit gebruik zou kunnen blijken en terzake ook geen (concreet) bewijs heeft aangeboden, gaat het hof aan haar stelling dat Badotherm het teken MGS na 10 mei 2001heeft gebruikt als onvoldoende onderbouwd voorbij.”
“5. Badotherm heeft na 10 mei 2001 het teken (de codering) BDT - een afkorting van Badotherm, begrijpt het hof – (18) gebruikt. Nuova Fima meent kennelijk - nu zij spreekt over "verwarring, althans associatiegevaar", er sprake is van soortgelijke waren en niet gesteld of gebleken is dat sprake is van een bekend merk - dat Badotherm door het gebruik van het teken BDT (18) inbreuk als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) - voorheen artikel 13A, lid 1, sub b BMW - maakt op haar rechten met betrekking tot het merk MGS.
6.(…) Naar het oordeel van het hof is er in geen enkel opzicht een relevante gelijkenis tussen het merk MGS en het teken BDT (1 8), laat staan een zodanige gelijkenis dat de totaalindruk die door merk en teken worden opgeroepen overeenstemt.”
Met betrekking tot de slaafse nabootsing laat het hof nadere onderbouwing toe:
“9. (…) Voor de vraag of sprake kan zijn van relevante verwarring is van belang of de drukmeters van Nuova Fima zich wat betreft hun uiterlijk relevant onderscheiden van andere op de markt zijn de drukmeters. Nu Nuova Fima zich over de stellingen in de memorie van antwoord en - de eerst daarna gedeponeerde - drukmeters nog niet heeft uitgelaten, zal het hof haar in de gelegenheid stellen dat alsnog te doen bij akte.”
Nuova Fima zal moeten aantonen dat haar nanometers zich onderscheiden van andere nanometers die op de markt verkrijgbaar zijn. Het Hof verwijst de zaak naar de rol van 18 oktober 2007 voor akte na tussenarrest.
Lees het arrest hier.
