Conclusie A-G: gezamenlijke toestemming licentie

HvJ EU Conclusie A-G 8 december 2022, IEF 21136, IEFbe 3592; ECLI:EU:C:2022:977 (Legia) De Corte suprema di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Italië) moet zich uitspreken in een geding over een merk waarvan meerdere personen, allen lid van dezelfde familie, medehouder zijn met betrekking tot het merk 'Legia' voor sportartikelen. De gezamenlijke merkhouders hebben op een bepaald moment besloten een licentie voor het gebruik van dat merk te verlenen aan een vennootschap, maar een van de merkhouders heeft later te kennen gegeven dat hij de licentie niet wenst te laten voortduren. De vragen van de verwijzende rechter hebben betrekking op de regels inzake de verlening van een gebruikslicentie voor een merk door de houders ervan in geval van gezamenlijk merkhouderschap. Om zijn twijfels weg te nemen verzoekt de verwijzende rechter het Hof om uitlegging van artikel 10 van richtlijn (EU) 2015/2436(2) en van artikel 9 van verordening (EU) 2017/1001(3). Concreet wenst de Corte suprema di cassazione te vernemen of het Unierecht voorziet in een stelsel voor de totstandkoming van gezamenlijke toestemming voor zowel de verlening van een licentie voor het gebruik van het merk aan een derde als de intrekking van die licentie.

A-G Sánchez-Bordona geeft het Hof in overweging om de Corte suprema di cassazione te antwoorden dat in geval van medehouderschap van een merk, de totstandkoming van de gezamenlijke toestemming van de medehouders om een derde een licentie voor het gebruik van het merk te verlenen – ongeacht of het een nationaal merk of een Uniemerk betreft – of om die licentie te beëindigen, wordt geregeld in de toepasselijke bepalingen van de betrokken lidstaat.

65. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging om de Corte suprema di cassazione te antwoorden als volgt:

„Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, alsook, wanneer van toepassing, de corresponderende bepalingen van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

moeten aldus worden uitgelegd dat:

in geval van medehouderschap van een merk, de totstandkoming van de gezamenlijke toestemming van de medehouders om een derde een licentie voor het gebruik van het merk te verlenen – ongeacht of het een nationaal merk of een Uniemerk betreft – of om die licentie te beëindigen, wordt geregeld in de toepasselijke bepalingen van de betrokken lidstaat.”