Conclusie A-G in Philips tegen Asus

HR conclusie A-G 24 september 2021, IEF 20302, IT 3706; ECLI:NL:PHR:2021:846 (Philips tegen Asus) Deze zaak maakt deel uit van een samenstel van vier nog resterende samenhangende cassatiezaken met nummers 19/04503, 20/01160, 20/01110 en 20/01111 over mobiele telefoontechnologie. Philips heeft drie standaard essentieel octrooi patenten (“SEP”) EP 511, EP 525 en EP 659 voor mobiele communicatie. Volgens Philips hebben Asus en Wiko de SEP’s in hun producten toegepast zonder een licentievergoeding te betalen. Asus en Wiko hebben in elke zaak de nietigheid van het octrooi ingeroepen wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Het hof heeft in separate arresten besloten dat EP 511 en EP 525 geldig zijn. Het inbreukverbod, de recall en de schadevergoeding / winstafdracht (op te maken bij staat) ten aanzien van EP 511 en EP 525 zijn toegewezen. EP 659 is nietig geacht wegens gebrek aan inventiviteit. De daarop gegronde vorderingen zijn daarom afgewezen. Er zijn nu nog vier cassatieberoepen aanhangig. Twee zaken waarin Wiko de tegen haar gewezen arresten over EP 511 en EP 525  bestrijdt en twee zaken waarin Phillips de arresten gewezen arresten over EP 659 bestrijdt. A-G Van Peursem concludeert als volgt:

In de hier voorliggende cassatiezaak klaagt Philips volgens mij tevergeefs dat het hof in het arrest had moeten aangeven van welke vakman is uitgegaan. De rechtbank heeft namelijk een omschrijving gegeven van de vakman en daartegen heeft Philips geen grief gericht.

Ook de klachten die opkomen tegen de beslissing dat verschilmaatregel ii), het weglaten van pilootbits, niet inventief is, zijn volgens mij tevergeefs voorgesteld. Dit oordeel vindt in mijn optiek voldoende steun in (de opties 1 en 3 van) het document Nortel 1 dat de vakman volgens het hof op de prioriteitsdatum uit de stand van de techniek zou hebben geraadpleegd.

Philips komt denk ik wel terecht op tegen het oordeel dat verschilmaatregel i), toepassing van een spreidingsfactor van 256, geen bijdrage kan leveren aan de oplossing van het objectieve technische probleem en daarom buiten beschouwing moet blijven. Volgens mij heeft het hof onvoldoende gerespondeerd op stellingen van Philips waaruit volgt dat synergie bestaat tussen maatregel i) en maatregelen ii) en iii) en dat er zodoende hier geen sprake is van enkele juxtaposition. In geval van synergie hadden de maatregelen in het kader van de inventiviteitstoets tezamen beoordeeld moeten worden en niet louter afzonderlijk.

Eveneens slagen volgens mij een aantal klachten over het oordeel dat verschilmaatregel iii), een meting van de signaal-interferentieverhouding (SIR) op 2 bits, niet inventief is. Aan dat oordeel ligt onder meer ten grondslag dat de vakman zou zijn nagegaan of een SIR-meting op 2 bits geschikt is voor een kanaal zonder gebruikersdata, zoals hier aan de orde, en dat het hierbij gaat om een routineklus waarvan de uitkomst is dat een 2-bits SIR-meting bij dat type kanaal geen probleem oplevert. Volgens de in onze zaak toegepaste Guidelines van het EOB doet zo’n try and see situatie zich voor als sprake is van een op zichzelf voor de hand liggende theorie, in die zin dat de gemiddelde vakman tot de betreffende theoretische oplossing zou zijn gekomen, en deze mogelijke maatregel zonder technische moeilijkheden kan worden getest. Volgens mij heeft het hof onvoldoende gemotiveerd dat op de prioriteitsdatum sprake was van een dergelijke voor de hand liggende theorie.

Het bestreden arrest kan volgens mij op die twee gronden niet in stand blijven.