Conclusie A-G in zaak tussen Bestseller c.s. en Only for Men c.s.

Parket bij de Hoge Raad 21 februari 2025, IEF 22609; ECLI:NL:PHR:2025:226 (Bestseller c.s. tegen OFM c.s.). Deze merkenzaak gaat over de vraag of OFM c.s. met verschillende Only for Men-tekens inbreuk maakt op de ONLY-merken van Bestseller c.s. (‘sub b’- en ‘sub c’-inbreuk). Volgens het hof is bij OFM c.s. geen sprake van ‘gebruik als merk’ van de gewraakte tekens, zijn het bovendien geen met de ONLY-merken overeenstemmende tekens en is er ook geen spake van verwarringsgevaar (nodig voor de b-grond) of ‘kielzog varen’ (nodig voor de c-grond), zodat geen sprake is van merkinbreuk door OFM c.s [zie IEF 21870]. Bestseller c.s. komt in cassatie op tegen het non-merkgebruik-oordeel, bestrijdt dat geen sprake is van overeenstemming, waarbij het hof onder meer de zogenoemde neutralisatieleer onjuist heeft toegepast volgens Bestseller c.s., terwijl ook wordt opgekomen tegen de oordelen over afwezigheid van verwarringsgevaar en kielzog varen. In feitelijke instanties hielden ook nog contractuele kwesties partijen verdeeld die voortkwamen uit een eerder tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst, maar die spelen in cassatie geen rol meer. A-G Van Peursem ziet in de cassatiepoging geen doel treffen.

Het cassatiemiddel bestaat uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel betwist het oordeel van het hof dat de OFM-tekens niet als merk zijn gebruikt. Dit feitelijke oordeel kan in cassatie niet worden getoetst. Het tweede onderdeel richt zich op de beoordeling van overeenstemming tussen de tekens. Het hof heeft geoordeeld dat er geen begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het merk "ONLY" en het teken "ONLY FOR MEN", omdat "ONLY" op zichzelf geen vaste betekenis heeft voor kleding, terwijl "ONLY FOR MEN" duidelijk betekent "alleen voor mannen". Bestseller c.s. heeft hierover drie klachten geformuleerd: het hof zou ten onrechte het gehele teken hebben beoordeeld zonder onderscheid te maken tussen de afzonderlijke bestanddelen, de compensatieleer niet correct hebben toegepast en tot slot onterecht geoordeeld dat "ONLY" een zelfstandig onderscheidende plaats inneemt in het samengestelde teken. Dit onderdeel wordt verworpen omdat het hof op juiste en begrijpelijke wijze heeft geoordeeld dat er geen sprake is van overeenstemming vanwege de neutraliserende begripsmatige verschillen, en omdat de klachten tegen dat oordeel feitelijke grondslag missen. 

Onderdeel drie wordt verworpen omdat de klacht over het verwarringsgevaar afhankelijk is van de eerdere klacht over overeenstemming (onderdeel twee), die al is afgewezen. Het hof heeft correct geoordeeld dat er geen verwarring kan ontstaan door de verschillende doelgroepen en de duidelijke begripsmatige verschillen, en omdat het hof de juiste juridische maatstaven heeft toegepast zonder motiveringsgebrek. Onderdeel vier wordt verworpen om de volgende redenen. Bestseller c.s. heeft geen voldoende feitelijke onderbouwing gegeven voor verwatering of reputatieschade, het hof niet verplicht was om op elke losse stelling in te gaan, en de relevante rechtsregels correct zijn toegepast. Daarnaast wordt een extra klacht over de globale beoordeling als te laat ingediend beschouwd en niet meegenomen in de beoordeling. De A-G concludeert al met al tot verwerping van het cassatieberoep. 

3.21. Dit lijkt mij uit te gaan van een onjuiste lezing van het aangevallen oordeel in rov. 6.17; het in de klacht voorgestane onderscheid tussen ‘de rol van de verschillende bestanddelen in het teken en de totaalindruk van dat teken’ komt kunstmatig voor. Kern van het hofoordeel is dat weliswaar sprake is van enige visuele en auditieve overeenstemming (‘only’ in merk en teken), maar juist niet van begripsmatige overeenstemming (ook niet ‘enige’), omdat ‘only for men’ (de enige combinatie waarin het element ‘only’ in de OFM-tekens wordt gebruikt, zo benadrukt s.t. OFM c.s. 2.11) bij kleding een in de ogen van het relevante publiek duidelijke en vaste betekenis heeft, namelijk: alleen herenkleding. In rov. 6.17 heet het duidelijk: ‘Begripsmatig is er echter geen overeenstemming. ONLY betekent in de Engelse taal “alleen” of “enkel” en heeft daarmee, als het gaat om kleding, geen vaststaande betekenis terwijl “Only for Men” betekent “alleen/enkel voor mannen”. Dit is een duidelijke en vaste betekenis die het relevante publiek onmiddellijk kan begrijpen (onder verwijzing naar Picasso/Picaro en Equivalenza, al aangehaald).’ Daarmee is de stelling van Bestseller c.s. dat ‘for men’ van ondergeschikte betekenis is verworpen: dat is het juist helemaal niet in de ogen van het hof. Daarmee is tevens de voorwaarde voor toepassing van de neutralisatieleer vervuld. De klacht probeert hier tevergeefs een wig in te drijven door te bepleiten dat daar in dit geval niet aan kan worden toegekomen, omdat er naast enige visuele en fonetische overeenstemming ook met betrekking tot het element ‘only’ al sprake is van begripsmatige overeenstemming (betekent ‘enkel/alleen’). Dat denatureert het geciteerde hofoordeel, mist feitelijke grondslag en moet falen. De klacht lijkt daarmee bovendien ten onrechte tot uitgangspunt te nemen dat bij enige (begripsmatige) overeenstemming tussen merk en teken neutralisatie al uitgesloten zou zijn. Dat is niet de toets en daarvoor vind ik geen aanknopingspunten in de merkenrechtspraak van het Luxemburgse Hof; Bestseller c.s. noemt daar ook geen bron voor. Bovendien blijkt uit rov. 6.16 en 6.17 dat het hof juist wel naar de totaalindruk van het teken kijkt. Van miskenning van de toepassingsvoorwaarden voor de neutralisatieleer is geen sprake en van ontoereikende motivering evenmin. Die is goed te volgen. Subonderdeel 2.1. faalt.