Conclusie A-G over voor-voorgebruik handelsnaam door merkhouder

Parket bij de HR 28 augustus 2020, IEF 19487; ECLI:NL:PHR:2020:743 (Eiseres tegen CCC) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Zie eerder [IEF 18884] en [IEF 16780]. Eiseres en CCC zijn ondernemingen in touringcardiensten. Deze zaak ziet op een familiegeschil tussen kleinkinderen over het gebruik van de naam van eiseres voor busvervoer. In cassatie staat in het principaal beroep in de eerste plaats de vraag centraal of er sprake is van een “ouder recht van slechts plaatselijke betekenis” in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. De A-G concludeert tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU over de Merkenrichtlijnpendant hiervan (art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn 98/104/EEG) voor een geval als het onderhavige, waarin sprake is van voor-voorgebruik van de handelsnaam door de merkhouder. Volgens de A-G behoort een beroep op voorgebruik in de zin van deze bepaling door CCC anders dan het Haagse hof heeft gedaan, niet te worden gehonoreerd indien eiseres als merkhouder voor-voorgebruiker is. Die prejudiciële kwestie moet tot klaarheid komen, voordat principale onderdelen I en II  ten aanzien van art. 2.23 lid 2 BVIE definitief kunnen worden besproken. De overige klachten in het principaal beroep over rechtsverwerking en in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ziet de A-G (nog) niet slagen.

2.13. (...) Gelet op deze stellingen van voor-voorgebruik door [eiseres] van het teken [eiseres] als handelsnaam is het kennelijke oordeel van het hof in rov. 7¹⁹ onbegrijpelijk dat [eiseres] heeft erkend dat CCC c.s. al een beroep konden doen op de beperking van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE en het hebben van een geldige reden in de zin van art. 2.20 lid 1 onder d (oud) BVIE in het geval dat CCC c.s. voorafgaand of ten tijde van het depot van het merk op 15 januari 2008 de handelsnaam gebruikten²⁰ In zoverre slaagt de klacht van onderdeel II.

Of [eiseres] ook belang heeft bij onderdeel II, hangt denk ik af van de vraag of het hof bij de beoordeling of CCC c.s. een “ouder recht” in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE hebben, had moeten betrekken of CCC c.s. zich wel op grond van hun sinds 2006 (of 1991) bestaande handelsnaamrechten kunnen verzetten tegen het gebruik van het merk [eiseres] door [eiseres] , gelet op de (ook volgens het hof, vgl. rov. 26) nog weer oudere handelsnaamrechten van [eiseres] ten aanzien van de naam [eiseres] sinds 1975. [eiseres] is te beschouwen als een voor-voorgebruiker van de handelsnaam [eiseres] ten opzichte van CCC c.s..

Mij lijkt dit bepaald geen uitgemaakte zaak en zelf vind ik de benadering van het hof niet voor de hand liggen in een geval van voor-voorgebruik door de merkhouder als in onze zaak aan de orde. Het is geen acte clair of éclairé. Mij lijkt een beroep op de uitzondering van voorgebruik volgens art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE in geval van voor-voorgebruik door de merkhouder te moeten stranden. De ratio van de regeling is dat een oudere gerechtigde tot een plaatselijke aanduiding van zijn of haar nering als voorgebruiker niet met een jonger merk moet kunnen worden gedwarsboomd. Het is een ordeningsmaatregel²¹. Die ratio vervalt als er sprake is van voor-voorgebruik door de merkhouder zoals in onze zaak. Dan is het juist die voor-voorgebruiker die behoort te worden beschermd in mijn ogen. Afgezien van rechtsverwerking levert dat een helder stelsel op. Voor-voorgebruik negeren door hier het enkele voorgebruik te beschermen doet volgens mij de ratio van de regeling geweld aan, maar daar kan kennelijk (gelet op de hofuitspraak) verschillend over worden gedacht. Er valt hier mogelijk een parallel te trekken met het leerstuk van het merkdepot te kwader trouw, waarin een voor-voorgebruiker eenzelfde voorrang krijgt toebedeeld²².

Een hier te stellen prejudiciële vraag zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn:

1. Is voor de vaststelling dat er sprake is van een “ouder recht van slechts plaatselijke betekenis” als bedoeld in art. 6 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG voldoende dat het gaat om een ten opzichte van het merk ouder nationaal erkend recht zonder meer, of is ook van belang of de merkhouder mogelijk een nog ouder nationaal erkend recht van slechts plaatselijke betekenis heeft ten aanzien van dat teken (bijvoorbeeld in geval de merkhouder zelf voor-voorgebruiker is van een handelsnaam waar het in deze zaak om gaat)?