Conclusie A-G Van Peursem over merkenrechtelijke rechtsverwerking in zaak Lucovitaal/LEEF VITAAL

Parket bij de Hoge Raad 8 november 2024, IEF 22418; ECLI:NL:PHR:2024:1192 (P.K. tegen Vemedia). Deze zaak gaat over merkenrechtelijke rechtsverwerking, waarbij sprake moet zijn van bewust gedogen door de houder van een ouder merk ten aanzien van het gebruik van een ingeschreven jonger merk. P.K., merkhouder van ‘Lucovitaal’, verweet Vemedia inbreuk op haar merkenrecht vanwege het gebruik van het merk ‘LEEF VITAAL’, dat op naam stond van moederbedrijf Versailles. ‘LEEF VITAAL’ werd in 2007 ingeschreven. In 2009 sommeerde P.K. Vemedia om het gebruik van het merk te staken. Dit leidde echter niet tot een rechtszaak, maar P.K. liet de kwestie voor langere tijd rusten. Toen Vemedia in 2019 een nieuw product op de markt bracht, stelde P.K. dat dit wel inbreuk maakte op haar merkenrechten. In de daaropvolgende procedure voerde Vemedia aan dat sprake was van rechtsverwerking door P.K.'s stilzitten gedurende vijf jaar [zie IEF 20548]. Dit rechtsverwerkingsverweer slaagde, omdat P.K. vanaf 2009 bewust heeft gedoogd dat Vemedia het LEEF VITAAL-merk meer dan vijf jaar als merk op verpakkingen heeft gebruikt, terwijl het merkgebruik op de verpakkingen vanaf september 2019 niet wezenlijk is veranderd. Het hof bevestigde dit oordeel in hoger beroep [zie IEF 21675]. Procureur-Generaal Van Peursem onderbouwt in deze conclusie zijn oordeel dat het cassatieberoep van P.K. niet slaagt. Hij gaat hierbij in op twee specifieke onderdelen van het geschil.

In cassatie stelt P.K. dat het hof onterecht het beroep op rechtsverwerking heeft gehonoreerd, omdat de verpakkingen niet als merk zijn ingeschreven, waardoor er geen sprake was van vijf jaar bewust gedogen (onderdeel 1). P.K. is niet opgekomen tegen het gebruik van het jongere LEEF VITAAL-merk, maar tegen het gebruik van de tekens op de verpakking. Deze tekens zijn niet ingeschreven, hetgeen vereist is voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking. Van Peursem ziet deze klacht geen doel treffen. Ook na de aanpassing van het verpakkingsmateriaal is er sprake van merkgebruik van hetzelfde jongere merk. De toegevoegde elementen (de verpakkingen) zijn niet relevant, omdat ze geen onderscheidend vermogen hebben. Daarnaast volgt uit Duitse jurisprudentie dat rechtsverwerking altijd ziet op een concreet samenstel van feiten. Hierdoor beperkt rechtsverwerking zich tot de concrete vorm van het teken zoals gedoogd, maar met inbegrip van kleine wijzigingen die het onderscheidend vermogen van het merk niet aantasten. Dit sluit aan bij de conclusie van het hof. Subonderdeel 1.1 kan dus niet slagen. Subonderdeel 1.2 klaagt dat het hof onterecht zou hebben geoordeeld dat er geen verschil is tussen de verpakkingstekens en het LEEF VITAAL-merk. Omdat het hof dit niet heeft geoordeeld, ontbreekt de feitelijke grondslag voor deze klacht.

Daarnaast klaagt P.K. dat het hof eerst het rechtsverwerkingsverweer heeft beoordeeld en pas daarna de merkinbreuk, waarbij het merk LEEF VITAAL onterecht buiten beschouwing is gelaten bij de inbreuktoets (onderdeel 2). Van Peursem concludeert dat P.K. geen belang heeft bij de klachten van onderdeel 2 wanneer onderdeel 1 geen doel treft. Hij bespreekt de onderdelen echter wel. Subonderdeel 2.1 klaagt dat het hof eerst de inbreukvraag had moeten beoordelen, onder verwijzing naar het Jiskefet-arrest. Dit is echter niet noodzakelijk, aangezien het logisch is om het verweer met de verste strekking als eerste te behandelen. Uit het Jiskefet-arrest volgt niet dat dit anders zou moeten zijn. Subonderdeel 2.2 bouwt voort op het reeds verworpen vorige subonderdeel en slaagt daarom niet. Ook subonderdeel 2.3, dat klaagt dat het arrest innerlijk tegenstrijdig en dus ontoereikend is gemotiveerd, gaat inhoudelijk niet op. Nu onderdeel 1 volgens Van Peursem niet kan slagen en er daardoor geen belang meer is bij de klachten van onderdeel 2, luidt de conclusie dat het oordeel van het hof in stand moet blijven.

3.12 De hier besproken rechtsklacht gaat er in de kern van uit dat verpakkingstekens 2 één samengesteld teken vormt (aangeduid als ‘Gesamtzeichen’ in de Duitse merkenrechtelijke literatuur), dat bovendien ‘relevant anders’ zou zijn dan verpakkingstekens 1. Dat verklaart de tournure in de klacht dat van rechtsverwerking geen sprake kan zijn, omdat verpakkingstekens 2 niet als merk is gedeponeerd; Vemedia’s s.t. noemt dit onder 4 een ‘gewrongen redenering’.

3.13 Dat dit besides the point is bij toetsing van het hoofoordeel is als volgt toe te lichten. Het hof hanteert een andere benadering met betrekking tot verpakkingstekens 2. Het toetst of het gebruik van het LEEF VITAAL merk in verpakkingstekens 2 merkenrechtelijk relevant afwijkt van het gebruik van dat merk door Vemedia in de ‘gedoogperiode’ 2009-2014. Feitelijk oordeel: nee, vanwege het gebruik van dat merk in haar promotiemateriaal en op haar website in die periode (dus afgezien van het gebruik van dat merk op verpakkingstekens 1). In dat promotiemateriaal en op de website is dat merkgebruik volgens het hof ook ‘anders en prominenter dan op verpakkingstekens 1’, aldus rov. 6.22, welk oordeel als zodanig in cassatie niet wordt bestreden. Het feit dat PK verpakkingstekens 2 als geheel aanvalt (en niet het LEEF VITAAL merk als zodanig), is niet doorslaggevend, omdat bepalend is hoe het relevante publiek de aangevallen tekens opvat. Uit de hofbeoordeling volgt dat het relevante publiek verpakkingstekens 2 niet als een samengesteld teken opvat volgens het hof, maar als gebruik van het LEEF VITAAL merk in een bepaalde context, te weten in combinatie met andere (additionele) elementen, die merkenrechtelijk aldus niet relevant worden geoordeeld in de hiervoor bedoelde zin. Het verschil in gebruik van dit merk in verpakkingstekens 1 en 2, dat PK als beslissend relevant ingang wil doen vinden, mist dus het ten opzichte van het gebruik in verpakkingstekens 2 niet afwijkend geoordeelde en dan ook bewust gedoogde gebruik van het merk in promotiemateriaal en op de website. Dat oordeel is evenwel beslissend en zelfstandig dragend voor de merkenrechtelijke rechtsverwerkingsvraag hier. Anders gezegd: ook na ‘upgrading’ van de verpakkingen vanaf september 2019 is sprake van merkgebruik van hetzelfde jongere merk in een bepaalde context, waarbij die context hier merkenrechtelijk niet relevant wordt geoordeeld in de hiervoor bedoelde zin en bovendien feitelijk niet wezenlijk is gewijzigd in vergelijking met het merkgebruik in promotiemateriaal en op de website in de gedoogperiode 2009-2014. De additionele elementen (de verpakkingen) zijn volgens het hof niet relevant omdat ze niet-onderscheidend zijn (rov. 6.35).