Conclusie AG: hof paste geen onvoldoende strenge maatstaf toe bij de toepassing van art. 14 lid 1 sub b UMVo in Puma tegen Brooks

Conclusie AG 21 februari 2025, IEF 22574; ECLI:NL:PHR:2025:261 (Puma tegen Brooks). Dit merkenrecht kortgeding gaat over de vraag of Brooks het teken ‘nitro’ beschrijvend gebruikt voor een kenmerk van haar hardloopschoenen, en zo ja, of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (art. 14 UMVo). Puma is licentiehoudster van het Uniemerk ‘NITRO’ voor (onder andere) schoenen. In maart 2021 heeft Puma de hardloopschoenenlijn NITRO op de markt gebracht waarvan de tussenzool van de schoen met stikstof (nitrogen) is geïnjecteerd voor een betere demping. Brooks gebruikt deze techniek sinds medio 2020 voor hardloopschoenen en aanvankelijk gebruikte zij bij de aanprijzing van deze schoenen termen als “nitrogen injected” en “infused with nitrogen”. Vanaf medio 2022 gebruikt zij tevens de afkorting ‘nitro’. Volgens Puma maakt Brooks hiermee inbreuk op haar NITRO-merk. De voorzieningenrechter oordeelde dat er geen merkinbreuk was [zie IEF 21034]. Ook naar het voorlopig oordeel van het hof gebruikt Brooks de term ‘nitro’ beschrijvend in de zin van art. 14 lid 1 sub b UMVo [zie IEF 21945]. In cassatie voert Puma aan dat het hof een onvoldoende strenge maatstaf heeft gebruikt bij de toepassing van art. 14 lid 1 sub b UMVo en bestrijdt het oordeel dat Brooks’ gebruik van het teken in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. P-G Van Peursem concludeert tot afwijzing van de klachten. 

Puma stelt dat een teken alleen als beschrijvend kan worden aangemerkt als het uitsluitend beschrijvend is, zonder dat het in aanmerking komende publiek het (mede) kan opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren. Aangezien ‘nitro’ ook andere betekenissen heeft (zoals ‘flitsend’ of ‘energiek’), zou het niet volledig beschrijvend zijn en zou het publiek het mogelijk als merk kunnen herkennen. Daarnaast bepleit Puma dat het relevante publiek het teken onmiddellijk en zonder nadenken moet begrijpen als een beschrijving van een kenmerk van de waren. Voor deze strikte interpretatie die Puma toegepast wil zien worden is geen aanleiding te vinden in de vakliteratuur. De verwijzing naar eerdere arresten zoals Hölterhoff/Freiesleben en Polyglot ondersteunt juist het oordeel van het hof. Ook de door Puma aangehaalde passage uit Tekst & Commentaar biedt geen grond voor haar standpunt. Andere subonderdelen van de eerste klacht vangen volgens de P-G ook bot, nu deze grotendeels een herhaling van zetten zijn van het eerste subonderdeel. Onderdeel 2 is gericht tegen rov. 6.6, waarin het hof voorlopig heeft geoordeeld dat Puma niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van deloyaal merkgebruik van Brooks. Puma’s klacht dat het hof verplicht was om een aantal door haar genoemde factoren expliciet te toetsen, faalt omdat de eerlijke gebruiken-toets een open norm is. De P-G concludeert tot verwerping van het cassatieberoep.

3.9 De betreffende merken die in Hölterhoff/Freieisleben een rol speelden zagen op bepaalde typen slijpvormen van edelstenen. Het Luxemburgse Hof heeft in die zaak geoordeeld dat een merkhouder zich niet op zijn merkrechten kan beroepen wanneer een derde (in de betreffende zaak was dat een handelaar in edelstenen die deze hetzij zelf sleep, ofwel inkocht bij andere handelaren, en zowel stenen van eigen makelij, als bij derden ingekochte waren verhandelde) in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt dat de waren uit zijn eigen productie afkomstig zijn en hij de betrokken merken uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waren (in dit geval: hetzij rondgeslepen stenen met facetten die straalsgewijs vanaf het centrum lopen, dan wel vierkant geslepen stenen met een spits toelopend diagonaal kruis), zodat is uitgesloten dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een herkomstaanduiding wordt opgevat25. Een vrij specifieke casus26 en dit arrest spoort in die zin met de nu in cassatie bestreden hofuitspraak dat de portee daarvan ook is dat het vanwege de door het hof beschreven wijze waarop Brooks de aanduiding ‘nitro’ hanteert – alleen maar de stikstofinjectiezooltechniek beschrijvend en niet meer dan dat – ook in die context uitgesloten is dat dit teken in het economisch verkeer als herkomstaanduiding van de betreffende hardloopschoenen kan worden gezien27. Anders gezegd: rov. 6.4-6.5 schenden de in subonderdeel 1.1.a. geformuleerde norm die refereert aan Hölterhoff/Freiesleben dan ook niet, maar zijn daar juist mee in lijn, zoals uiteengezet. Dat dit arrest steun zou bieden voor de in subonderdeel 1.1.b uitgewerkte maatstaf, is ten dele te volgen: een voldoende direct en specifiek verband tussen teken of aanduiding en de kenmerken van de waren: ja, zeker en dat daarvan hier sprake is, heeft het hof ook uiteengezet, namelijk met de stikstofinjecteertechniek voor de zolen van de betreffende hardloopschoenen. Maar dat dat zou betekenen dat de consument dat meteen ‘zonder verder nadenken of interpreteren’ zou moeten zien, is niet op dit arrest te baseren. Die notie is afkomstig uit de in de PI in voetnoot 3 geciteerde rechtspraak over de absolute weigeringsgrond van art. 7 lid 1 sub b UMVo, die bovendien niet eenduidig is, zoals die voetnoot ook terecht aangeeft. Volgens Puma (s.t. 1.13) is deze rechtspraak ook relevant voor art. 14 lid 1 sub b UMVo, omdat die laatste bepaling slechts van toepassing zou zijn als sprake is van louter beschrijvend gebruik in de gekwalificeerde zin als bepleit in subonderdeel 1.1.i – waarvan geen sprake zou kunnen zijn als de aanduiding ook nog een andere betekenis kan hebben in een heel ander verband, maar dat uitgangspunt is hiervoor in verwerpende zin besproken, zodat deze vergelijking daar al op strandt. Overigens hoeft het in aanmerking komende publiek bij hardloopschoenen vanwege de door het hof uiteengezette wijze waarop Brooks het teken ‘nitro’ hanteert helemaal niet verder na te denken of te interpreteren wat dit zou betekenen hier, maar is voor dat publiek meteen duidelijk dat dat doelt op stikstofinjecteertechnologie van hardloopschoenzolen om een optimale demping te verkrijgen (in gelijke zin s.t. Brooks 2.7-2.8 en 2.14). Brooks geeft bij s.t. 2.9 terecht aan dat de rechtspraak over absolute weigeringsgrond uit art. 7 lid 2 sub b UMVo niet één op één is door te trekken naar art. 14 lid 1 sub b UMvo. Bij de absolute weigeringstoets gaat het anders dan bij art. 14 lid 1 sub b UMVo om een deels abstracte toets28. Dus de in subonderdeel 1.1.b geformuleerde norm is niet geschonden door het hof.

3.10 Ook voor Polyglot (uitleg van de toenmalige inbreukbepaling art. 13A lid 1 Benlux Merkenwet (oud) door het Benelux Gerechtshof) en Route 66 (een toepassing van Polyglot door het hof getoetst door de Hoge Raad) geldt dat die niet zagen op de nu aan de orde zijnde beperking in de uitoefening van het merkenrecht. Wel spoort ook de oplossing in Polyglot dat gebruik van een beschrijvende term als zodanig niet verboden kan worden door de merkhouder, maar wel als het gebruik van die term moet worden gezien als onderscheidingsteken van waren of diensten, dus: als herkomstaanduiding29, met de lijn van het hof in rov. 6.4-6.5 en met Hölterhoff/Freiesleben: beschrijvend hanteren staat vrij, maar het mag niet uitmonden in gebruik ‘als merk’, dus: als herkomstaanduiding.

3.11 De verwijzing naar het T&C commentaar van Geerts op art. 2.23 BVIE overtuigt evenmin ter ondersteuning van de stelling dat een term die meerdere betekenissen kan hebben (in verschillende contexten) op voorhand om die reden al is uitgesloten bij toepassing van de beperkingen uit art. 14 UMVo. Puma verwijst hiervoor naar dit commentaar30: “Verdedigd kan worden dat wanneer de gebruiker de beschrijvende aanduiding zo gebruikt dat het als merkgebruik zal worden gepercipieerd, niet meer sprake is van louter beschrijvend gebruik; de merkhouder zou dan ook kunnen stellen, dat gehandeld wordt in strijd met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel”. Dit is lijkt mij iets anders31 en congrueert helemaal met de hiervoor besproken lijnen uit Hölterhoff/Freiesleben en Polyglot. Het hof geeft hier juist gemotiveerd aan dat Brooks het teken of de aanduiding ‘nitro’ helemaal niet ‘als merk’ gebruikt, maar daarentegen als beschrijving van het kenmerk dat in de zool van de betreffende hardloopschoen stikstofinjectietechnologie wordt toegepast om tot een optimale schokdemping te komen. Gebruik van een teken ‘als merk’ wil zeggen: ter onderscheiding van waren of diensten32 en het hof geeft duidelijk aan dat daarvan naar voorlopig oordeel geen sprake is. Ik zie niet hoe uit de geciteerde passage zou moeten volgen dat een term die meerdere betekenissen kan hebben op voorhand is uitgesloten voor de kenmerkbeschrijvingsbeperking onder art. 14 UMVo (of een vergelijkbare bepaling als art. 2.23 BVIE). Subonderdeel 1.1 treft gelet op dit alles geen doel.