Conclusie AG: klachten octrooi met ondergrens voor boor in staalplaat ongegrond

Conclusie AG HR 19 april 2019, IEF 18476, IEFbe 2886; ECLI:NL:PHR:2019:510 (Tata Steel IJmuiden tegen ArcelorMittal France) Octrooirecht. Deze octrooizaak gaat over de beschermingsomvang van EP 0 971 044 B1 (hierna: EP 044 of het octrooi), waarvan ArcelorMittal houdster is, voor een bepaald soort staalplaat met hoge treksterkte, zie ook [IEF 16130]. Het octrooi vermeldt in de conclusies als ondergrens voor het element boor in de staalsamenstelling >0,0005 gewichtsprocenten (hierna: wt%). Tata Steel zoekt in deze zaak zekerheid alvorens de markt te betreden voor staal met een bepaald gewichtspercentage boor (clearing the way in jargon) en vordert daartoe brede verklaringen voor recht, onder meer inhoudend dat met staalplaten met minder dan 0,00045 wt% boor die verder wel aan de kenmerken van de conclusies van EP 044 beantwoorden, niet onder de beschermingsomvang van EP 044 wordt gekomen.  AG acht alle klachten van Tata Steel - juiste maatstaf voor de beschermingsomvang is miskend, uitvindingsgedachte is niet als gezichtspunt maar als uitgangspunt gehanteerd en weginterpreteren van het conclusiekenmerk van de boor-ondergrens - ongegrond.

Conclusie AG
De door het hof gekozen uitleg past in de conclusie-uitleg volgens art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol zoals die uitleg in de rechtspraak van de Hoge Raad vorm heeft gekregen inmiddels. Het hofoordeel dat de gemiddelde vakman de boor-ondergrens uit de conclusies op grond van zijn vakkennis slechts zal opvatten als ingegeven door de wens om bij een gangbare standaard aan te sluiten en niet als een harde ondergrens, is feitelijk en niet onbegrijpelijk. De door Tata Steel in deze procedure bepleite uitleg (wel een harde ondergrens, want conclusiekenmerk) zou op zichzelf bezien ook kunnen passen in bedoelde Protocolaire conclusie-uitleg (want Tata Steel baseert die uitleg op de bewoordingen van de conclusie, de beschrijving, algemene vakkennis en de verleningsgeschiedenis), maar die route heeft het hof hier volgens mij toereikend gemotiveerd niet gekozen en de weging van de diverse uitlegfactoren in de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad bij octrooi-uitleg is in Nederland voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt.

(...)

2.11
Subonderdeel 1.1 formuleert hier de rechtsklacht tegen dat het hof zo de uitvindingsgedachte niet als gezichtspunt, maar als uitgangspunt hanteert. Redengevend voor het oordeel dat de ondergrens van 0,0005 wt% boor de beschermingsomvang niet beperkt is immers dat de uitvinding niet zit in het gewichtspercentage boor, maar in het aanbrengen van bekleding voorafgaand aan thermische sterktebehandeling. Die 0,0005 wt% is volgens het hof alleen maar een standaardondergrens.

2.12
Ik denk niet dat dit opgaat.

Het hof heeft zowel bij de feitenweergave in rov. 1b als bij de beoordeling in rov. 5.8 en 5.10 onderkend dat de conclusies en de beschrijving van het octrooi een ondergrens van 0,0005 wt% boor vermelden. Het hof heeft feitelijk met toepassing van de hiervoor besproken juiste maatstaf om de beschermingsomvang in dit geval vast te stellen onderzocht of de letterlijke betekenis van de bewoordingen zou leiden tot een te beperkte uitleg voor een redelijke bescherming van de octrooihouder en die vraag bevestigend beantwoord. Daartoe heeft het hof acht geslagen op de uitvindingsgedachte (rov. 5.6-5.7), op hetgeen de gemiddelde vakman (beslagen met zijn algemene vakkennis, die het hof in rov. 5.2 op voor dit punt relevante elementen heeft gememoreerd) uit de ondergrens voor boor zal hebben begrepen (rov. 5.8) en op de mogelijkheid om boor gedeeltelijk te vervangen door een gelijkwaardig element met hetzelfde hardbaarheidseffect (rov. 5.9-5.10). Het hof heeft de uitvindingsgedachte dus niet als enige uitgangspunt voor de uitleg van het octrooi gehanteerd. Daar ketst subonderdeel 1.1 al op af. Dat dit feitelijk ook anders had kunnen gewaardeerd, kan naar Nederlands octrooirecht in cassatie niet met een rechtsklacht aan de orde komen, omdat het berust op een aan het hof voorbehouden weging van relevante factoren.

2.13
De klacht doet een beetje denken aan onderdeel 2.3.4 uit het cassatiemiddel van Resolution uit Resolution/AstraZeneca (vp. vt. 26), waarin ook (tevergeefs) werd geklaagd dat het hof “daarmee rechtens onjuist de uitvindingsgedachte [heeft] verheven tot uitgangspunt, in plaats van gebruikt als gezichtspunt.” In die zaak was overigens ook de rechtsklacht uit onderdeel 2.3.3 van Resolution tevergeefs dat uitgangspunt is dat beschrijving en tekeningen moeten worden gebruikt bij de voorgeschreven Protocolaire uitleg, terwijl de uitvindingsgedachte hooguit een gezichtspunt is dat bij de uitleg kan (niet moet) worden meegenomen. Vergelijkingen tussen zaken zijn niet altijd aansprekend, dus daar past zeker voorzichtigheid, maar net als in die zaak mist de parallelle klacht in onze zaak naar ik meen feitelijke grondslag. Het hof heeft de gezichtspuntenleer volgens mij juist toegepast hier.