Conclusie P-G Hoge Raad: Jiskefet en de Jiskefet Encyclopedie

Conclusie P-G Hoge Raad 16 juni 2023, ECLI:NL:PHR:2023:596 (Jiskefet tegen Noblesse), IEF 21487; ‘Twee makers van het satirische televisieprogramma ‘Jiskefet’ hebben bezwaar tegen de door Noblesse uitgegeven ‘Jiskefet Encyclopedie’, die zonder hun medeweten en instemming tot stand is gekomen. Zij vorderen in dit kort geding op grond van hun Beneluxwoordmerk Jiskefet een rechterlijk bevel aan Noblesse dat bij verkoop en op elk exemplaar van het boek duidelijk wordt gemaakt dat de encyclopedie niet van de makers afkomstig is.’

‘In eerste aanleg krijgen zij gelijk, in hoger beroep zijn hun vorderingen afgewezen. Dat hier sprake is van ‘ander gebruik’ (dan als merk in de zin van art. 2.20 lid 2 sub a, sub b of sub c BVIE) ‘sub d’ van art. 2.20 lid 2 BVIE, wordt in cassatie niet bestreden. Dat laatste geldt ook voor het hofoordeel dat Noblesse een geldige reden had voor dit andere gebruik in de vorm van aanduiding van waar de ‘encyclopedie’ over gaat.’

‘Jiskefet c.s. duiden als ‘kern’ van het geschil in cassatie aan of het zo ostentatief op de kaft plaatsen van het merk Jiskefet had moeten worden getoetst aan de voorwaarde dat dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel als bedoeld in art. 2.23 lid 1 BVIE. Op zich is de verhouding tussen ‘geldige reden’ uit art. 2.20 lid 2 sub d BVIE en dit eerlijke gebruik in nijverheid en handel uit art. 2.23 lid 1 BVIE niet zonder meer duidelijk, al is al eens in de feitenrechtspraak uitgemaakt dat hier sprake is van dezelfde maatstaf. Daargelaten de vraag of deze norm wel geldt voor ‘sub d’-gevallen van gebruik anders dan ‘als merk’, is niet goed voorstelbaar dat wanneer een geldige reden is vastgesteld, er niettemin nog sprake zou kunnen zijn van gebruik in strijd met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Als eenmaal een geldige reden is vastgesteld, lijken ongerechtvaardigd voordeel en reputatieafbreuk niet meer te hoeven worden getoetst; aan een afzonderlijke oneerlijkegebruikentoets wordt niet toegekomen, omdat een geldige reden meebrengt dat daaraan (mogelijk zelfs: a fortiori) is voldaan. Pleitbaar is verder dat in het hofoordeel dat Noblesse geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het merk (rov. 4.5.5) en daar ook geen afbreuk aan doet (rov. 4.5.6) besloten ligt dat hier sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel – al dan niet ten overvloede geconstateerd door het hof. Dat zijn voor de oneerlijke-gebruikentoets ook relevante overwegingen. Helemaal zeker is dat niet. Loyaal handelen omvat ook de plicht om suggesties van een commerciële band met de merkhouder te vermijden, maar bij handelen in strijd daarmee lijkt mij andermaal een geldige reden te ontbreken. Mocht deze onduidelijkheid niettemin zelfs in dit kort geding wel om uitsluitsel vragen – ik denk en bepleit het geenszins – dan zou bij wege van prejudiciële verwijzing opheldering kunnen worden verkregen over dit niet Unierechtelijk geharmoniseerde ‘sub d’- aspect bij het Benelux Gerechtshof.’