Conform de standaard
Rechtbank ’S-Gravenhage, 25 april 2007, HA ZA 06-955. Koninklijke Philips Electronics N.V. tegen LG Electronics European Holding B.V. c.s.
Octrooirecht. Partiële nietigverklaring, volgconclusies en Spiro-Flamco. Codering volgens de JPEG-standaard maakt inbreuk, maar mogelijk is er sprake van rechtsverwerking.
Philips is rechthebbende op een Europees octrooi betreffende een werkwijze en schakeling voor bitrate-reductie. (techniek voor compressie van gedigitaliseerde signalen, in het bijzonder een gedigitaliseerd videosignaal).
Onder meer Nederland, Oostenrijk, Italië en Zweden mobiele telefoons aangeboden die afkomstig zijn van een aan gedaagden gelieerde vennootschap in Korea. Deze telefoons zijn voorzien van een digitale camera. Compressie van de camerabeelden vindt plaats conform de JPEG-standaard, in het bijzonder de zogenaamde Baselinemethode. Philips stelt zich op het standpunt dat de Baselinemethode voldoet aan alle kenmerken van de geoctrooieerde werkwijzen.
Volgens Philips is het aanbieden en leveren van de mobiele telefoons aan afnemers in Nederland, Oostenrijk, Italië en Zweden voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding is aan te merken als indirecte inbreuk op de het octrooi. Ook wordt er volgens Philips direct inbreuk gemaakt op het octrooi door het verkopen, leveren, aanbieden, importeren en in voorraad houden van mobiele telefoons die van die schakeling zijn voorzien.
LG haalt een aantal documenten aan, waaruit zou moeten blijken dat het octrooi niet nieuw dan wel niet inventief is. De rechtbank volgt LG slechts op één punt. Op basis van de prior art vernietigt de rechtbank conclusie 1 en de van conclusie 1 afhankelijke conclusies. De overige ingeroepen conclusies blijven overeind. De partiële nietigverklaring in ogenschouw genomen behandelt de rechtbank vervolgens de vraag of het octrooi gewijzigd in stand kan blijven.
Met een interessante overweging beantwoordt de rechtbank deze vraag als volgt. Volgens de rechtbank is het voor de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk dat de beschermingsomvang van het octrooi zich in elk geval uitstrekte tot conclusie 4 (en de daarop voortbouwende conclusies) nu artikel 4 een volgconclusie is.
“Het opstellen van afhankelijke volgconclusies kent immers als voornaamste, zoniet enige, doel te anticiperen op een mogelijke nietigheid van de hoofdconclusie en zo te voorkomen dat de octrooihouder zijn gehele monopolie verliest indien zijn conclusie – bijvoorbeeld als gevolg van nadien getroffen voorpublicaties – te ruim zou zijn. Dit is de gemiddelde vakman zonder meer bekend en hij zal dan ook weten dat instandhouding volgens een afhankelijke volgconclusie, mits deze voldoet aan de wettelijke vereisten en bij ongeldigheid van de daaraan voorafgaande conclusies, aangewezen is. Onder die omstandigheden valt niet in te zien dat de rechtszekerheid of enig ander gerechtvaardigd belang van derden eraan in de weg zouden kunnen staan dat het octrooi beperkt tot een volgconclusie in stand zou worden gelaten.”
Volgens de rechtbank zou “een ander oordeel (…) bovendien tot een onevenredige benadeling van de octrooihouder leiden, die zijn positie ernstig bemoeilijkt ziet gelet voorts op het Bogaard-arrest en daarbij juist rechtsonzekerheid scheppen. Derden zullen volgens het hiervoor geschetste systeem aan de hand van de afhankelijke volgconclusies relatief eenvoudig de eventuele nieuwe omvang van het octrooi kunnen voorspellen, indachtig dat de octrooihouder weet dat door terugtrekking op zo een volgconclusie de discussie over de vraag of zijn voorstel voldoet aan de (in het vonnis genoemde - IEF) Spiro/Flamco-criteria verregaand worden vereenvoudigd. Die zekerheid is verdwenen indien zou worden aangenomen dat ook van volgconclusies die niettemin voldoen aan de wettelijke criteria, onzeker zou zijn of zij aan de Spiro/Flamco-criteria voldoen.”
De rechtbank houdt het octrooi dan ook gewijzigd in stand.
Ten aanzien van gedaagden 1 tot en met 4 heeft Philips niet kunnen bewijzen dat zij betrekken zijn (of zullen worden) bij inbreukmakende activiteiten. Philips wordt dan ook door de rechtbank als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Aan de zijde van gedaagden 1 tot en met 4 worden deze gesteld op het 4/5 deel van de in totaal door gedaagden tot heden gemaakte, niet richtlijnconforme, proceskosten.
In conventie oordeelt de rechtbank dat er sprake is van inbreuk op het octrooi door LG.
LG doet voorts een beroep op rechtsverwerking dan wel misbruik van recht door Philips. Philips zou in de periode 1986-1994 actief deelgenomen hebben aan de ontwikkeling en aanvaarding van de JPEG-standaard in studiegroepen van de International Telegraph en Telephone Consultive Committee (CCITT), the International Standards Organization (ISO) en de British Standards Institution. Op alle deelnemers aan deze studiegroepen rustte de verplichting om voor de JPEG-standaard relevante octrooien aan te melden.
De deelnemer moet daarbij de bereidheid uitspreken om een redelijke, niet-discriminerende licentie te verlenen aan degenen die de standaard willen toepassen. Als die bereidheid niet bestaat kan de werkgroep besluiten voor een andere standaard te kiezen. Philips was zich volgens LG van deze verplichting bewust, maar heeft nagelaten het octrooi aan te melden. LG stelt dat zij in het vertrouwen dat de JPEG-standaard geen inbreuk maakt op enig octrooi van Philips de standaard op grote schaal toepast. Onder die omstandigheden zou Philips het octrooi thans niet meer aan LG tegenwerpen. Zij zou hoogstens aanspraak kunnen maken op een eenmalige redelijke licentievergoeding. Philips bestrijdt dat zij actief betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de JPEG-standaard. Philips meent verder dat zij niet verplicht was om het octrooi te melden.
De rechtbank is met LG van oordeel dat Philips in beginsel het recht heeft verwerkt zich thans nog op het octrooi te beroepen indien komt vast te staan dat Philips als deelnemer bij de werkgroepen voor ontwikkeling van de JPEG-standaard betrokken is geweest. Tot op heden is daarvoor door LG geen overtuigend bewijs overgelegd. Zoals LG uitdrukkelijk heeft aangeboden, zal zij indien nodig in een later stadium van de procedure tot nadere bewijslevering worden toegelaten.
Alvorens echter aan nadere bewijslevering toe te komen, wil de rechtbank inlichtingen ontvangen over of LG überhaupt wel bereid zou zijn om een redelijke, niet-discriminerende licentieovereenkomst met Philips te sluiten.
De rechtbank heeft vastgesteld dat de codering volgens de JPEG-standaard inbreuk maakt op het octrooi van Philips. Aan het door Philips gevorderde verbod op inbreuk staat nog slechts het beroep op rechtsverwerking in de weg. Aangezien de deelname van Philips aan de werkgroepen van de CCITT en ISO niet is af te leiden uit het overgelegde bewijs wijst de rechtbank het door Philips gevorderde verbod voor de duur van de procedure toe.
Lees het vonnis hier.
