Converse mocht tóch beslag leggen op schoenenvoorraad Sporttrading

Hof ‘s Hertogenbosch 1 september 2020, IEF 19395; ECLI:NL:GHSHE:2020:2699 (Converse c.s. tegen curator Sporttrading c.s.) Zie eerder [IEF 13012], [IEF 17820]. Merkenrecht. Uitputting. In 2009 liet Converse c.s. beslag leggen op de voorraad van Converse-schoenen van Sporttrading c.s. De schoenen zouden illegaal worden verhandeld in Nederland. In eerste aanleg zijn de vorderingen tegen de curator van Sporttrading c.s. afgewezen, omdat de bewijslast ten aanzien van het uitputtingsverweer werd omgedraaid en Converse c.s. niet slaagde in het bewijs. Sporttrading, Sport Concept en Brandustry hebben gehandeld in Converse-schoenen en daarmee inbreuk gemaakt op het merkrenrecht van Converse. De bewijslast met betrekking tot de vermeende uitputting rust op grond van het Van Doren/Lifestyle-arrest op de curator.

Anders dan de rechtbank oordeelde, nopen de redelijkheid en billijkheid niet tot een omkering van de bewijslast. De curator heeft het verweer dat sprake is van uitputting onvoldoende onderbouwd. De conservatoire beslagen op de schoenen en administratie van Sporttrading c.s. waren derhalve onterecht opgeheven door de rechtbank. De beslissing van de rechtbank wordt vernietigd en het beslag herleeft. De curator wordt in eerste aanleg en in hoger beroep in de proceskosten veroordeeld met toekenning van het tweevoudige van het maximale IE-indicatietarief, gelet op de uitzonderlijk grote omvang van het geschil. De in hoger beroep toe te kennen bedragen worden verminderd met 25%, omdat Converse c.s. artikel 21 Rv heeft geschonden.

3.84. Anders dan de rechtbank, is het hof niet van oordeel dat de redelijkheid en billijkheid ertoe nopen om Converse c.s. in afwijking van de hoofdregel met het bewijs te belasten. De rechtbank heeft overwogen dat Converse c.s. de door Sporttrading c.s. gestelde legale goederenstroom erkent. Het gaat daarbij om de gestelde legale goederenstroom van Infinity (de toenmalig distributeur van Converse in Hongarije) via Borol (een Hongaars bedrijf) en Ressokd-Rings (een Spaans bedrijf) naar Sporttrading. Converse c.s. heeft bij memorie van grieven benadrukt dat zij slechts een gedeelte van die keten erkend heeft (namelijk van Infinity naar Borol) en heeft opgemerkt dat het lijkt dat de frauderende organisatie die legale goederenstroom gebruikt om een illegale goederenstroom te maskeren, door de facturen van Infinity aan Borol te gebruiken om de herkomst van totaal verschillende partijen schoenen te legitimeren. De rest van de gestelde goederenstroom heeft zij betwist. Vooral de schakel Borol - Ressokd Rings is daarin van belang. Het hof merkt op dat ook als zou blijken dat een deel van de door Sporttrading van Ressokd-Rings gekochte schoenen inderdaad via Borol van Infinity afkomstig zou zijn, dat nog niet voldoende is. Voor een geslaagd beroep op uitputting is immers vereist dat elk exemplaar van de van het merk voorziene waren met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht. Die toestemming kan niet worden afgeleid uit het feit dat de merkhouder ten aanzien van andere producten dan waarvoor de uitputting wordt aangevoerd, wel toestemming heeft gegeven (HvJ EU 1 juli 1999, ECLI:EU:C:1999:347, Sebago) en daarin ziet het hof dan ook geen aanleiding voor omkering van de bewijslast.

3.96. De curator heeft niet betwist dat de 75 leveringen van in totaal ruim 700.000 Converse-schoenen door andere leveranciers dan Converse Netherlands B.V. en Brand Search aan Sporttrading zijn gedaan, zodat dit vast staat. Converse kan daartegen optreden, indien en voor zover de curator niet aantoont dat er ten aanzien van alle schoenen waar het om draait sprake is van uitputting van het merkrecht. Van de curator had dan ook mogen verwacht dat hij het uitputtingsverweer concreet zou maken ten aanzien van alle leveringen. Ten aanzien van het merendeel van de schoenen ontbreekt echter iedere concrete onderbouwing van het uitputtingsverweer. Reeds bij conclusie van antwoord heeft Sporttrading aangevoerd dat zij kan aantonen dat de in het geding zijnde schoenen tot Converse te herleiden zijn. Volgens de curator vroeg Sporttrading de leverancier altijd naar de bron en naar de nodige documentatie om te kunnen bewijzen dat de door haar gekochte goederen originele merkgoederen zijn die bestemd zijn voor de Europese markt. Het kwam volgens de curator voor dat de leverancier, omdat hij zijn bron wilde beschermen, niet wilde dat Sporttrading alle documenten inzag. In zo’n geval werd door de leverancier een notariële verklaring of accountantsverklaring afgegeven. Was de leverancier ook niet bereid om zelf een notariële verklaring of accountantsverklaring te verstrekken, dan werd door Sporttrading verzocht om inzage door een registeraccountant in de administratie van de leverancier zodat deze kon verifiëren (op basis van de aan hem ter beschikking gestelde bescheiden van voorafgaande schakels) dat de door Sporttrading gekochte goederen afkomstig waren van Europese distributeurs van Converse, aldus de curator (mva 3.12). Hoewel inmiddels alle bronnen bekend zijn waarvan de schoenen volgens de curator afkomstig zijn en er al jaren over deze kwestie wordt geprocedeerd, heeft hij dus ten aanzien van vele tienduizenden schoenen nagelaten duidelijk te maken of en zo ja hoe, deze te herleiden zijn tot Europese distributeurs.

Afbeelding: Eberhard Grossgasteiger via Pixabay