De ondersteuning van het mannelijk geslachtsorgaan
Rechtbank Amsterdam, 30 mei 2007, HA ZA 05-2339. N.V. Agerti S.A. tegen Itcon B.V. & Odda Finance International S.A. (met dank Paul Steinhauser, Steinhauser Hoogenraad).
Onderbroeken, modelrecht en licentievergoedingen. Nietigverklaring model betekent i.c. niet dat er sprake is van onverschuldigd betaalde licentievergoedingen. Rechtbank houdt de oude BTMW artikelen aan.
Gedaagde Odda is eigenaar van een internationale modelregistratie voor een boxershort, “ook wel comfort support boxershort genoemd". Het Franse basisdepot van deze i.r. is in 2001 nietig verklaard door de Franse rechter en Agerti eist in het onderhavige kort geding dat ook de i.r. nietig wordt verklaard voor wat betreft de Benelux. De licentieovereenkomst van Agerti met gedaagde Itcon zou dan eveneens (ab initio) nietig verklaard moeten worden en Itcon zou de aldus onverschuldigd betaalde licentievergoedingen aan Agerti terug moeten betalen.
De rechtbank stelt voorop dat de enkele omstandigheid dat het Franse depot nietig is verklaard, nog niet betekent dat het Benelux deel van de i.r. ook nietig verklaard dient te worden. Dit moet zelfstandig worden getoetst.
Nietigheid
Met betrekking tot de gestelde nietigheid komt de rechtbank tot het oordeel dat (nagenoeg) alle voor het uiterlijk kenmerkende elementen van het model als technisch bepaald moeten worden aangemerkt en dat voor de voor de vormgeving van de door Itcon c.s. gekozen oplossingen geen reële alternatieven mogelijk zijn.
“Het uiterlijk van deze factoren wordt louter gedicteerd door de functionaliteit van het model en is noodzakelijk en onmisbaar voor de verkrijging van het technische effect, te weten de ondersteuning van het mannelijk geslachtsorgaan en het op die wijze vergroten van het draagcomfort. Het vorenstaande heeft hooguit niet te gelden voor de vorm van de onderkant van het verstevigingstuk, en daarmee de vorm van het min of meer driehoekige stukje stof in zijn geheel. Blijkens de gedeponeerde boxershort voorzien van het teken ‘ARTHUR CLUB’ is een kleine afwijking van deze driehoekige vorm mogelijk. Dit betreft echter zulke ondergeschikte, niet zo zeer voor het uiterlijk kenmerkende afwijkingen, waarbij de mogelijkheden om af te wijken slechts beperkt zijn zonder afbreuk te doen aan het beoogde draagcomfort, dat deze verwaarloosbaar worden geacht. “ (4.9)
De rechtbank verklaart het model derhalve nietig en beveelt de doorhaling (niet uitvoerbaar bij voorraad).
De licentieovereenkomst
De rechtbank ziet geen aanleiding de overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling, dan wel de gevolgen van de overeenkomst op grond van dwaling te wijzigen in de zin van artikel 6:230 lid 2 BW. Dat er sprake zou zijn geweest van een onjuiste voorstelling van zaken is onvoldoende toegelicht en de dwaling kan evenmin worden geacht voort te vloeien uit een schending van een op Itcon c.s. rustende mededelingsplicht voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst. Ook het beroep op wederzijdse dwaling faalt. De mogelijkheid van nietigverklaring betreft wel degelijk een ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend toekomstige omstandigheid zoals bedoeld in artikel 6:228 lid 2 BW.
Ook het door Agerti gedane beroep op ontbinding van de overeenkomst op grond van wanprestatie kan niet leiden tot terugbetaling van alle reeds door haar betaalde royaltybedragen. De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht.
Het beroep op onvoorziene omstandigheden slaagt echter (deels) wel. De rechtbank is van oordeel dat de nietigverklaring van het Franse model een voor partijen onvoorziene omstandigheid oplevert.
“Met de nietigverklaring van het Franse model op 22 oktober 2001, is de noodzaak om een licentieovereenkomst voor Frankrijk te sluiten voor Agerti komen te vervallen, welke omstandigheid van dien aard wordt geacht dat Itcon c.s. naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst per die datum niet mocht verwachten. De rechtbank ziet hierin aanleiding de overeenkomst te wijzigen, doch uitsluitend ten aanzien van het Franse deel van de overeenkomst.
De rechtbank ziet echter onvoldoende reden terugwerkende kracht aan deze wijziging te verlenen voor de periode voorafgaand aan 22 oktober 2001. Voorop wordt gesteld dat de rechter terughoudend dient te zijn bij de toepassing van artikel 6:258 BW, hetgeen temeer geldt voor het verlenen van terugwerkende kracht aan de ontbinding of wijziging van de overeenkomst.”
(…) De omstandigheid dat het model ook hier voor de Benelux en voorts in andere landen mogelijk in de toekomst nietig zal worden verklaard, is voorts onvoldoende om de inmiddels reeds geëindigde overeenkomst (met terugwerkende kracht) op grond van onvoorziene omstandigheden te ontbinden of de gevolgen ervan te wijzigen.” (4.18)
De rechter wijzigt de overeenkomst in die zin dat de na vernietiging van het Franse model betaalde licentievergoeding wordt verminderd met 20%, het aandeel van de omzet van Agerti in Frankrijk.
Lees het vonnis hier.
