De overwegingen van het Hof
Joost Becker, Dirkzwager: Google AdWords: zoekmachineadvertentiediensten en merkinbreuk. Noot bij de Google AdWords arresten van het HvJ EU (IEF 8692 en IEF 8707).
“In maart 2010 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) de eerste twee belangrijke arresten gewezen over Google adwords. Het Hof oordeelt dat merkinbreuk via Google adwords door derden, niet zijnde Google, mogelijk is. Interessant zijn de overwegingen van het Hof over onzichtbaar merkgebruik, het in het ongewisse laten van de internetgebruiker en de reclamefunctie van het merk. In deze bijdrage zullen die aspecten nader worden beschouwd.
(…) We kennen reeds de eis dat economisch voordeel moet worden nagestreefd en de uitsluiting van ‘particulier gebruik’ uit het Arsenal/Reed-arrest. Daarnaast geldt nu dus dat er sprake moet zijn van eigen commerciële communicatie. Is commerciële communicatie hetzelfde als het nastreven van economisch voordeel? Het één sluit het ander niet uit, maar het nastreven van economisch voordeel lijkt meer te omvatten dan commerciële communicatie.
(…) Het oordeel van het Hof roept de vraag op of het louter aanbrengen op een product van tekens in opdracht van een derde niet valt onder ‘eigen’ commerciële communicatie van de opdrachtnemer. Indien dat juist is, heeft dat gevolgen voor de uitleg van de in de richtlijn en verordening genoemde gebruikshandelingen.
(…) Onzichtbaar merkgebruik (een met het merk gelijk of overeenstemmend teken wordt wel als trefwoord opgegeven, maar verschijnt niet in de advertentie) kan dus ook vallen onder de te verbieden gebruikshandelingen. Dit is nu voor het eerst door het Hof uitgemaakt en daarmee is de door Verkade gesignaleerde 'onzichtbaarheid'-kwestie, in ieder geval in deze situatie, in het voordeel van de merkhouder beslecht.
(…) Het Hof oordeelt in r.o. 81: ‘[d]e te onderzoeken relevante functies zijn de herkomstaanduidingsfunctie en de reclamefunctie.’ Kennelijk zijn de overige genoemde functies in dit geval niet relevant, tenzij moet worden aangenomen dat onder de later door het Hof te bespreken reclamefunctie óók de communicatiefunctie valt en dat de kwaliteitsgarantiefunctie óók deel uitmaakt van de herkomstaanduidingsfunctie. Dat de kwaliteitsgarantiefunctie in dit geval deel uitmaakt van de herkomstaanduidingsfunctie volgt mogelijk uit de verwijzing naar het Céline-arrest (…)
(…) Moet er waarde worden toegekend aan de aanwezigheid van het merk als zoekwoord in het scherm? Ik denk het wel. (…) Als de internetgebruiker na een dergelijke zoekactie advertenties ziet verschijnen en hij weet niet of de daarin geadverteerde waren of diensten van de merkhouder afkomstig zijn of van een derde – hij blijft in het ongewisse – dan bestaat de mogelijkheid tot een vergissing omtrent de herkomst van die waren of diensten. (…) In deze mogelijkheid tot vergissen ligt het genoemde materiële verband volgens het Hof dus besloten, zonder dat het Hof aangeeft of het gebruik van het merk wordt opgevat als herkomstaanduider.
(…) Thans staat onbetwistbaar vast dat merkinbreuk via Google adwords door derden, niet zijnde Google, mogelijk is. Dit terwijl het merkgebruik vaak niet zichtbaar is. Daarvoor dient primair de presentatie van de advertentie te worden beoordeeld, waarbij het doel en gevolg van de advertentielink vaststaan. Indien de internetgebruiker in het ongewisse wordt gelaten over de herkomst van de geadverteerde waren of diensten of de advertentie, kan de merkhouder daartegen met succes optreden. Hetzelfde geldt indien er sprake is van (in)directe verwarring of ongewisheid omtrent de adverteerder.
